简评《保护美国知识产权法》：制裁介入商业秘密纠纷，中国企业需提高警惕

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2023年1月5日，美国总统拜登正式签署《2022年保护美国知识产权法》（Protecting American Intellectual Property Act of 2022，以下简称“PAIPA”）。根据PAIPA的相关授权，美国政府可以对窃取美国商业秘密的外国主体施加经济制裁，其对于知识产权领域的执法和监管的权力得到巨大提升。中国作为美国在知识产权领域重点关注的竞争对手，涉及中国企业的商业秘密和其他类型知识产权纠纷案件数量长期居高不下，PAIPA也预计将会在未来成为美国针对相关中国企业的又一重要手段。在此，我们结合美国传统商业秘密保护的相关制度和PAIPA的具体内容，就其潜在影响和未来中国企业需要关注的要点进行简要说明，供大家借鉴参考。

01

PAIPA的主要内容

PAIPA全篇仅有两节。其核心内容在于根据PAIPA第2节的授权，美国总统应在法案签署生效后180天内向国会提交关于涉及侵犯美国商业秘密的相关外国主体的报告，并对相关报告后续进行年度更新，并对识别的相关外国实体施加经济制裁措施。其具体要求大致如下：

1. 可被列入制裁清单的实体

根据PAIPA第2节(a)(1)(A)款的规定，具有以下情形的外国实体可基于相关国会报告被处以相应的制裁措施：

1）在知晓的情况开展重大窃取美国人商业秘密的行为，或从该等行为中获益。只要该等重大窃取商业秘密的行为发生在PAIPA生效日之后，且有合理的可能该等行为会导致或实质性促成对美国国家安全、外交政策、经济健康或金融稳定的显著威胁；

2）对前述窃取商业秘密行为提供显著的经济、物质或技术支持，或提供货物或服务用以支持该等窃取商业秘密行为或从中显著获益；

3）由前述1）或2）所述外国实体所持有或控制的实体，或直接或间接代表相关实体行事或意图代表相关实体行事的实体；

4）前述1）或2）所述外国实体的首席执行官或董事会成员。

从上述行为描述看，相关受制裁的对象并不限于直接被控从事窃取商业秘密行为的主体，任何从相关窃密行为中获益的实体，或为相关窃密行为提供帮助和支持的主体均可能成为制裁目标。结合过往涉及商业秘密的相关案例，我们理解，未来外国实体如果存在以下情形，均存在较高的被制裁风险：

1）直接雇佣被控存在窃密行为个人；

2）与被控存在窃密行为的主体基于争议技术，开展合作研发等研发活动；

3）接受被控存在窃密行为的主体涉及争议技术的技术许可或技术转让；

4）向被控存在窃密行为的主体提供贷款、补助等支持，用以基于争议技术进行后续研发活动。

同时，一旦相关主体被制裁，其子公司和高级管理人员均存在被制裁的相关风险，这将导致相关制裁风险进一步沿着公司治理架构向下传导。

2. 制裁措施

对于上述主体，根据PAIPA第2节(b)(1)款的规定，美国可对相关实体处以至少5项以下制裁措施：

1）冻结在美国的资产；

2）列入《出口管理条例》下的实体清单；

3）禁止美国进出口银行参与对该实体的任何出口有关的担保、融资等；

4）禁止任何美国金融机构在任何一年内向该实体提供超过1000万美元的贷款；

5）指示美国驻各国际金融机构（如多边开发银行）代表反对国际机构提供的任何有利于该实体的贷款；

6）如果被制裁实体是金融机构，则：

• 禁止该实体成为或继续成为美国政府债务工具的一级交易商；或

• 禁止该实体充当美国政府的代理机构或资金储备机构。

（以上两项可视为独立的两个制裁措施）；

7）禁止美国政府从相关实体采购任何商品或服务；

8）禁止任何相关实体开展涉及美国法域管辖的外汇交易；

9）禁止任何相关主体涉及美国法域管辖的银行交易，如通过美国法域管辖下的金融机构开展银行间支付活动和信用证支付活动；

10）禁止美国人投资或购买相关实体的大额股权或债券；

11）禁止相关实体中拥有控股权的公司高管、负责人或股东入境美国；

12）上述制裁可适用于公司的高级管理人员。

其中，对于自然人被制裁主体，应当适用以下制裁措施：

• 冻结资产；

• 签证禁令（包括废止现有签证）。

上述制裁措施基本涵盖了美国现有经济制裁机制下主要的经济制裁措施，并强调了对个人部分责任的追究和穿透，这也意味着依据PAIPA，侵犯商业秘密行为所面临的法律风险将空前严峻。

02

PAIPA对美国现有商业秘密保护体系的重塑

对于包括商业秘密保护，美国现有法律体系下已有一套运行已久的制度，由美国联邦法院体系、美国国际贸易委员会（USITC）、美国贸易代表办公室（USTR）和司法部各司其职，具体如下：

上述现有制度体系相比于PAIPA，存在以下问题：

1）往往需要依赖特定的司法或调查程序开展来认定是否存在侵犯商业秘密行为，且周期较为冗长（特别是针对民事诉讼和刑事调查而言）；

2）相关处罚对于被指控侵犯商业秘密者而言，并不能对其经营活动造成休克式打击；

3）相关措施的影响很难对间接从侵犯商业秘密行为获益者产生影响。

在此情形下，美国政府一直试图采取更为灵活有效的手段来对侵犯商业秘密的主体实施更为严厉的打击。在2015年4月1日发布的第13694号总统行政令便是此类努力的首次尝试。在该总统行政令中，美国首次将通过网络攻击活动，窃取商业秘密的行为视为可制裁行为。从2018年起，美国又以侵犯商业秘密，危害美国国家安全为由，将多家中国企业列入实体清单。在前述实践经验的基础上，本次PAIPA赋予了美国政府全面的权力来开展相关制裁措施。相比于原有商业秘密保护制度体系，PAIPA下的制裁具有以下特点：

1）赋予行政部门《国际经济紧急权力法》（IEEPA）下授权，意味着行政部门无需经历冗长司法程序便可直接基于其认为的合理理由，对涉嫌侵犯商业秘密的主体进行认定并实施制裁。同时原则上由于经济制裁属于国家安全事由，被制裁主体难以对相关制裁决定通过诉讼的方式进行救济；

2）相关制裁措施非常全面，特别是包含了切断金融结算相关的制裁内容，对于被制裁企业的打击力度远甚于以往任何措施；

3）相关可制裁主体不仅限于直接侵犯商业秘密的主体和个人，根据目前的定义，间接从侵犯商业秘密中获益的主体，如涉嫌窃密个人的新雇主、涉嫌窃密主体的合作方以及涉嫌窃密主体的子公司均可被列入制裁清单。

虽然从立法程序上而言，PAIPA的后续落地可能还需要配套的总统行政令以及财政部相应的经济制裁行政法规，但是，仅从目前如此广泛的授权之下，PAIPA的后续执法势必会全面改变美国现有商业秘密保护机制的生态。

03

面对PAIPA，中国企业需要注意什么？

事实上，中国一直是美国关于知识产权和商业秘密保护的重点关注国家，而自2018年以来，中国企业和个人在美国遇到的关于侵犯商业秘密的纠纷急速增加。根据公开信息显示，中国企业作为侵犯美国企业和个人商业秘密诉讼的被告的案件至少有25起，涉及信息技术、电子设备、消费品/消耗品和医疗等行业。在2018年11月，美国司法部启动了针对中国个人和实体侵犯知识产权和商业秘密行为刑事专项调查——中国行动计划（China Initiative），该专项行为在2022年2月终止时，根据美国司法部的公开信息显示，相关案件有至少近60起。因此，PAIPA对于中国企业而言，尤需值得关注。

长期以来，不少中国企业对于商业秘密的概念较为淡漠，在人员招聘、合作研发、市场开拓方面并不重视对潜在商业秘密风险的评估，这在PAIPA生效的背景下，很可能对企业招致极大的法律风险。从商业秘密的定义上而言，PAIPA援引了《1996年经济间谍法》下关于商业秘密的定义，包括所有形式和类型的财务、商业、科学、技术、经济或工程信息，只要该等信息被持有人采取了合理的保密措施，并具有实际或潜在的独立经济价值。这一定义与美国《统一商业秘密法》下的商业秘密定义基本一致。显而易见，不同于专利、商标等知识产权，商业秘密具有以下特点：

• 不受地域限制；

• 具有保密状态下的无期限的永久性保护。
  

这使得商业秘密纠纷往往会突破一般知识产权地域性和时效性的限制，加之商业秘密纠纷普遍存在秘密点难于确认等特点，企业在面临突发案件时，往往会措手不及。因此，商业秘密侵权风险防范的预防性工作就变得至关重要。这包括：

加强人员合规管理

企业应当强化对外聘员工的背景调查和竞业限制管理机制，比如，企业可在新员工入职时了解其在原单位的工作内容及背负的保密和竞业义务，判断潜在的商业秘密侵权风险，并要求其签署不得将原单位商业秘密用于企业生产经营的书面承诺。在员工入职后为企业提供的技术、商业等信息，企业应在使用前仔细确认其来源，并确认与其原有工作无关。对于背负原单位保密义务的核心研发人员，企业可考虑为其安排与原单位工作内容或研发领域存在一定差异的岗位或工作内容，从客观角度减小该等人员将原单位商业秘密直接挪用的风险。在专利申请方面，考虑到专利申请中记载的技术方案会向公众公开进而构成商业秘密侵权的证据，企业可结合实际情况考虑避免将敏感人员列为发明人。此外，企业还可加强员工对于商业秘密相关概念及法律风险的培训，让员工充分知晓如构成商业秘密侵权对其个人、所任职企业的重大影响，从观念上重视商业秘密侵权风险的规避。对于存在涉嫌窃密行为的个人，应果断处置，划清界限，确保不会因员工个人的侵犯商业秘密行为牵连公司。

加强商业活动合规管理

企业应对交易合作方以及相关交易标的进行必要的知识产权尽职调查，并通过合同等形式对相对方的技术来源合法性进行约束，确保相关商业活动中所获取的信息来源合法，且相关方不存在潜在的知识产权争议。此外，还应在合同中就构成商业秘密侵权的法律责任承担和后果进行明确约定。

完善内部涉及商业秘密的管理体系

除了人员管理和对外商业活动以外，企业也应进一步完善公司内部的商业秘密管理体系。比如，企业可通过内部规章制度对接受外部信息和对外传输信息的审批管理设置明确流程，确保相关信息流转均经过必要审核，防范窃密风险；对可能涉及商业秘密的信息进行明确界定和分级管理；采用技术手段对保密信息的访问、使用和内外传输活动留痕存档，以便进行监管和后续纠纷应对。

做好面对商业秘密纠纷的预案

企业做好商业秘密纠纷的防范预案也至关重要。这包括企业需要通过必要的尽职调查等手段，对各相关市场潜在的商业秘密纠纷对手进行识别，评估相关商业秘密纠纷的潜在后果，并结合相关评估结果设计纠纷应对策略，以尽可能将潜在的纠纷影响降到最低。必要的时候，企业还需做好供应链和业务韧性测试，以防止在极端情况下，企业业务难以为继。

结语

就在PAIPA通过后不久，美国众议院在2023年1月10日正式表决通过设立中国委员会，以应对中美之间战略竞争问题。可以预见包括商业秘密在内的知识产权问题将成为新委员会关注的重点问题之一。在中美贸易争端日趋激烈之际，中国企业务必要提高风险和危机意识，在商业秘密保护、供应链安全等关键敏感领域未雨绸缪，做好应对预案，防范潜在风险。对于PAIPA的后续立法，我们会持续关注，并带来进一步的解读。

本文作者

楼仙英

金杜国际中心知识产权业务负责人

cecilia.lou@cn.kwm.com

业务领域：知识产权事务和跨境技术贸易，包括知识产权商业化和运营、知识产权合规与保护、科技成果转化及知识产权管理，特别是跨境交易并购中的品牌与技术许可和技术交易合规事务，例如技术进出口审批等

楼女士精于为客户提供商业交易中的知识产权咨询服务，包括在收购和兼并、上市、私募、合资、技术转让以及设立研发中心、服务外包、战略合作等方面，提供知识产权尽职调查、自由实施调查（FTO调查）、知识产权风险排查、技术投资价值评价、企业知识产权白皮书及技术竞争力等综合咨询服务，擅长协助客户制定申请策略和所有权安排、指定发明人奖励报酬制度及核心人员激励机制，为企业上市提供业务梳理和科创性分析。楼女士在知识产权争议解决方面有丰富的经验，尤其是在专利、商标、商业外观以及商业秘密等领域。她亦经常代表客户参与谈判，帮助客户建立行之有效的企业知识产权管理制度，特别是涉及跨国的职务发明、保密和竞业限制等方面的企业管理制度。楼女士是国际国际许可工作者协会（LES）中国分会理事及上海市知识产权服务行业协会理事。

傅广锐

合伙人

知识产权部

fuguangrui@cn.kwm.com

业务领域：知识产权、信息技术、隐私和数据保护

傅广锐律师擅长构建和谈判知识产权和技术驱动的跨境交易并提供咨询服务。他在复杂的知识产权尽职调查，以及与技术和知识产权相关的融资并购、合资和策略联盟交易方面拥有丰富的经验。傅律师经常代表客户制定和实施关于数字化转型和业务创新方面的策略和建议，并对网络安全和隐私保护、以及开源政策和标准必要专利问题颇有经验。傅律师拥有电气工程和自动化背景，是中国执业律师和中国专利代理师，并拥有美国纽约州律师资格，他曾被上海市知识产权服务行业协会评选的首批“上海市知识产权服务领域杰出人物”。

戴梦皓

顾问

合规业务部

daimenghao@cn.kwm.com

业务领域：出口管制和经济制裁、国际供应链方案筹划和架构搭建、贸易救济以及一般进出口合规及海关和外汇事务等

戴律师在国际贸易领域有近十年的执业经验，在出口管制和经济制裁、国际供应链方案筹划和架构搭建、贸易救济以及一般进出口合规及海关和外汇事务等方面为众多客户提供高质量的专业服务和解决方案。戴律师曾服务于多家半导体、互联网、航空、汽车、化工等行业的知名企业，对相关行业有着深刻的认识与独到见解。在过往经验中，他除了为客户提供出口管制和经济制裁等方面的贸易合规意见外，还曾帮助多家知名企业建立和完善其内部贸易合规体系（ECP），开展中国境内的贸易合规尽职调查，应对中国和境外贸易监管部门的合规审查，设计海外贸易架构和供应链布局。此外，他还帮助某知名外资半导体公司通过美国商务部产业安全局（BIS）的经验证最终用户（VEU）项目。戴梦皓先生是中国的执业律师，并拥有中国专利代理人资格。

姚爽

主办律师

知识产权部

周琪

律师

知识产权部

冉芙妍

律师

知识产权部

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封面图源：洪流 · Tillian Reeves, 2017

责任编辑：赵天园