面对跨国专利诉讼，中国企业应该如何应对？（二）

Original 张鹏中伦视界 2022-08-14

正如《面对跨国专利诉讼：中国企业应该如何应对？（一）》一文所述，随着经济全球化基础上的商业活动跨国化，跨国专利诉讼日益频繁。基于专利权的地域性、企业控制风险需要、各个法域存在不同的诉讼优势与劣势等原因，企业需要在全球化视野下部署专利诉讼。跨国专利诉讼法域选择以诉讼战略需求的匹配度为出发点，注意重点突出、考虑全面、成本控制，统筹考虑诉讼周期、获取证据便利性、诉讼成本、法律规则、禁令救济、诉讼结果可预期性等6大因素。为了便于我国企业更好地结合6大因素选择跨国专利诉讼的法域，本文对目前专利诉讼最为集中的9大法域的情况进行分析，介绍这些法域6大因素的基本情况。

美国

美国对于侵权诉讼和专利无效程序合一、通常在专利侵权诉讼中审理专利权无效抗辩，专利诉讼平均周期是2.4年[1]。美国具有证据开示程序，可以充分证据了解被控侵权技术的具体情况，这对专利权人而言是非常有效的举证措施。在诉讼策略方面常用的做法是，在美国提起同族专利的专利侵权诉讼并通过证据开示程序获得证据，将这些证据用于在美国之外的其他法域的专利侵权诉讼中。需要强调的是，美国诉讼保护令会限制在美国诉讼过程中获得的文件和信息用于其他国家的相关诉讼中。根据近期统计而言，在1百万美元到1千万美元专利侵权损害赔偿数额区间的情况下美国诉讼成本通常是170万美元，这一成本较之往年有所下降是因为很多案件在专利保护客体的争议中得到解决[2]。在美国，美国联邦最高法院在Ebay v. Mercexchange一案中明确禁令适用的四个构成要件：原告已经遭受无法弥补的侵害，专利侵权损害赔偿不足以充分弥补该损害，权衡当事人的经济情况、不损害公共利益。在该案件的判决中，最高法院亦驳斥了联邦巡回上诉法院将永久禁令“一般规则”化的观点，明确指出，虽然《美国专利法》第154条规定了专利权是“排除他人制造、使用、销售、许诺销售其发明的权利”，但是“权利的设立条款不同于违反权利的救济条款”，不能基于专利权的排他权属性即认为永久禁令一般规则化具有正当性。[3]通常而言，使用带有陪审团程序的法域诉讼结果可预期性相对较弱。在美国，是否构成侵权由陪审团决定，法律责任承担由法官决定。据统计，美国权利人胜诉率为从提起专利诉讼案件的34%到进入审判阶段并由陪审团进行审判案件的76%[4]。

英国

在英国，专利权的有效性和是否构成专利侵权均由同一个法院处理，专利权的有效性和是否构成专利侵权的整体审理周期平均9个月至2年[5]。英国具有针对书面文件的证据开示程序，但是不像美国范围那么广泛，仅仅可以针对书面文件要求开示。英国诉讼成本大约几百万美元[6]。英国是普通法国家，但是在专利诉讼中不采用陪审团。在英国，庭审中允许采用证言的方式加以证明，证言需要以证人书面陈述的方式提交同时在庭审中进行交叉质证。特别是，专家证人的证言极其重要，对专家证人证言的交叉质证是庭审中最为关键的部分。由于不需要面对陪审团，在英国选择专家证人的时候沟通能力不像在美国选择专家证人时那么重要，其技术背景和技术能力具有更加重要的价值。如果专利权有效并且构成侵权那么具有很高可能性被授予禁令。通常采用先行判决的范式，在认定侵权责任成立之后再行决定损害赔偿。由于很多案件在认定侵权责任成立之后即行和解，所以关于损害赔偿的判例不多。可以要求败诉方承担包括律师费用在内的合理支出，但是该合理费用需要与损害赔偿成一定的比例。

加拿大

加拿大通常2年内可以审结专利诉讼[7]。加拿大具有一定程度的证据开示程序，每方必须提供用以支持其观点的证据和可能支持对方观点的证据。可以对用于说明事实的证人进行有限的质询，不能对专家证人进行质询。书证和专家证言都是可以接受的，专家证言可以在庭审现场作证也可以提交书面意见，通常现场作证，庭审现场作证需要接受对方交叉质证。

澳大利亚

澳大利亚作为普通法国家，在专利诉讼中没有陪审团审判，每个法院会同时审理专利有效性和专利侵权诉讼，但是对二者分别作出决定。澳大利亚具有两套法院审理专利诉讼：联邦法院和地方法院，通常来说联邦法院的法官更具有经验。如果侵权事实发生在这一区域，该区域的地方法院也可以审理，但是其判决仅限于该区域。根据当事人的请求通常会颁发永久禁令。专利权人可以证明因为专利侵权行为所遭受的损失，或者接受法定赔偿。胜诉方可以获赔一定比例的合理支出。

德国

德国是典型的专利侵权诉讼和专利无效程序分离，在专利侵权诉讼中之外单独设立专利无效程序的国家。德国专利侵权诉讼的平均周期为8个月左右，专利有效性诉讼的平均周期为2年左右[8]。就获取证据的便利性而言，德国专利诉讼没有证据开示程序，但是在无法从公共渠道获得侵权证据同时权利人有充足证据证明侵权的可能性的情况下，权利人有法定权利要求被控侵权人提供涉嫌侵权产品或者方法。在庭审中，书面证据是关键证据，证言的重要性较低。德国包括专利无效宣告诉讼和专利侵权诉讼的总成本10万美元到170万美元[9]。德国专利侵权和专利确权程序分离，专利侵权诉讼由12个地区法院管辖，专利有效性由欧洲专利局、德国专利局或者联邦专利法院确定。通常会在专利有效性判定结论出来之前作出专利侵权判决，由法官进行裁判并不使用陪审团。如果案件存在需要，德国法院可以指定技术调查官参加。德国联邦专利法院的法官绝大多数是具有技术背景的技术专家，因此在德国联邦专利法院技术调查官并不常见。专利侵权判决比较普遍地判处禁令，禁令对专利诉讼的和解作用非常大。由于专利侵权诉讼和专利无效程序分离，如果专利有效性尚未完全确定的情况下，在专利侵权诉讼中获得禁令需要提交保证金。通常而言，德国专利侵权损害赔偿数额不太高。胜诉方可以要求败诉方在法定限额之内承担其合理支出。

法国

法国获取证据较为便利，因为在法国可以请经济警察进入经营场所以获取文件和其他必要信息以证明专利侵权，同时在法国专利权人可以要求法院发布命令允许其收集侵权证据或者没收侵权产品。因此，如果选在在欧洲进行专利诉讼，通常选择的法律实践做法是，首先在法国提起专利侵权诉讼以获取相关证据，之后用于欧洲其他国家法院的诉讼中。法国专利诉讼的平均庭审时间仅有半天。同时，就证据形式而言，法国法官不希望听取专家的发言，而是更多地希望阅读专家提供的书面证言。在专利侵权案件中除了专利侵权损害赔偿之外，通常会判处禁令救济。

荷兰

荷兰是欧洲非常重要的诉讼集中地，只有海牙地方法院知识产权法庭[10]这么一个法庭具有专利案件的管辖权，法官全部进行过专利法培训并且部分具有技术背景。荷兰专利侵权诉讼和专利无效程序合一，专利有效性和专利侵权诉讼在一个程序审理，通常在专利侵权诉讼中审理专利权无效抗辩，荷兰专利诉讼的平均审理周期是1年[11]。没有陪审团审判，没有证据开示程序，平均庭审的时间是一天。可以提交文档和书面的专家证言，专家证言必须以书面形式提交。同时，荷兰专利诉讼具有加快程序，可以申请加快诉讼进程。荷兰专利诉讼在认定专利侵权成立后，一般都会被授予禁令甚至可以授予跨境禁令。同时，在认定构成侵权并且确定禁令救济之后，有一个单独的程序决定损害赔偿数额。胜诉方可以获得“合理的、一定比例的”合理支出。

日本

在日本，专利有效性和专利侵权分别由特许厅和法院进行审理，但是法院可以审理专利无效抗辩，该抗辩结果仅适用于本案。日本专利侵权诉讼的平均审理周期为15个月[12]，包括专利无效程序和专利侵权诉讼的诉讼成本30万美元到50万美元[13]。书证和专家证言都是可以接受的，最好是书面的形式。通常有技术调查官参与案件审理没有陪审团审判，没有证据开示程序，但是否认构成侵权的被控侵权人应当提供证据支持其主张。法院具有要求当事人提供证据的权力，可以指派专家检查财务账簿并计算损害赔偿数额。几乎每个案件都被给予禁令救济，损害赔偿数额不高，败诉方承担胜诉方的合理支出，但是不包括胜诉方支付的律师费用。当事人不服一审判决均上诉到东京高等法院，从而减少法律适用冲突。

韩国

在韩国，专利有效性和专利侵权分别由特许厅和法院进行审理，但是法院可以审理专利无效抗辩，该抗辩结果仅适用于本案。就审理周期而言，韩国12-18个月的专利侵权诉讼[14]和4个月的无效宣告程序[15]，韩国包括专利无效程序和专利侵权诉讼的诉讼成本15万美元到40万美元[16]。特许厅通常会加速审理因为专利侵权诉讼产生的专利无效宣告请求，通常可以在4个月内审结专利无效宣告请求。韩国具有有限的证据开示程序，可以请求法院颁发命令要求对方提供一些有限的材料。当事人可以聘请专家，法院可以指派专家，书证和专家证言都是可以接受的，专家证言可以在庭审现场作证也可以提交书面意见，庭审现场作证需要接受对方交叉质证。地方法院通常选择等待特许厅就专利权有效性作出决定。专利侵权诉讼案件具有两种形式的禁令：临时禁令并且没有损害赔偿，永久禁令并且具有损害赔偿。通常而言，临时禁令难以获得，而只要认定侵权成立就会颁发永久禁令，但总体来说损害赔偿数额较低。需要指出的是，韩国没有陪审团审判，一些法官的专业是知识产权。

[注]

[1] Landan Ansell et. Al. 2018 Patent Litigation Study, PwC(May 2018). http://www.pwc.com/us/en/services/forensics/library/patent-litigation-study.html (2019年9月24日最后访问)

[2] AIPLA. 2017 Report of the Economic Survey. https://www.aipla.org/detail/journalissue/

economic-survey-2017. Cited from Patricia A. Martone. Patent Litigation: A Global Perspective(January 2019) in Patent Law Institute 2019:Critical Issues & Best Practices.

[3] 参见张鹏：《专利侵权损害赔偿制度研究：基本原理与法律适用》，北京：知识产权出版社2017年4月版。

[4] Patricia A. Martone. Patent Litigation: A Global Perspective(January 2019) in Patent Law Institute 2019:Critical Issues & Best Practices.

[5] Matthew Bullman. What You Need to Know about Patent Litigation in UK. ipLaw 360(August 6 ,2018). http://www.law360.com/articles/1070615 (2019年9月24日最后访问)

[6] Ian Kirby, et.al. National Patent Litigation-United Kingdom. les Nouvelles vol.

LIII No. 4, 323, 327 (December 2018).

[7] Matthew Bullman. What You Need to Know about Patent Litigation in Canada. ipLaw 360(August 29,2018). http://www.law360.com/articles/1077703 (2019年9月24日最后访问)

[8] Matthew Bullman. What You Need to Know about Patent Litigation in Germany. ipLaw 360(July 27 ,2018). http://www.law360.com/articles/1067438 (2019年9月24日最后访问)

[9] Wolfgang Kellenter, Benedikt Migdal. Patent Litigation in Germany: overview. https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-622-3450?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true (2019年9月24日最后访问)

[10] the District Court of the Hogue, IP Division.

[11] Matthew Bullman. Patent Litigation in the Netherlands : What You Need to Know. ipLaw 360(August 20,2018). http://www.law360.com/articles/1074513 (2019年9月24日最后访问)

[12] Ryan Davis. What You Need to Know About Patent Litigation in Japan. ipLaw360

(September 20, 2018), https://www.law360.com/articles/1084568 (2019年9月24日最后访问)

[13] Ryan Davis. What You Need to Know About Patent Litigation in Japan. ipLaw360

(September 20, 2018), https://www.law360.com/articles/1084568 (2019年9月24日最后访问)

[14] Si Yul Lee, Ho Yeon Lee and Inchan Andrew Kwon. Patent Litigation in South Korea: overview (May 2018). https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-014-5857?transitionType=Default&contextData=%28sc.Default%29 (2019年9月24日最后访问)

[15] Ryan Davis.Patent Litigation in South Korea: What You Need to Know.ipLaw360(August 24, 2018), https://www.law360.com/articles/1076694 (2019年9月24日最后访问)

[16] Si Yul Lee, Ho Yeon Lee and Inchan Andrew Kwon. Patent Litigation in South Korea: overview (May 2018). https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/w-014-5857?transitionType=Default&contextData=%28sc.Default%29 (2019年9月24日最后访问)

The End

作者简介

张鹏律师

北京办公室

非权益合伙人

业务领域：知识产权, 反垄断与竞争法, WTO/国际贸易

本文成稿于笔者在Kirkland & Ellis LLP旧金山办公室担任交流律师visiting attorney期间，感谢Kirkland & Ellis LLP西海岸三大办公室知识产权部门合伙人提供的意见和建议。

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