医药产业专利制度述评系列（一）| 预料不到的技术效果在医药化学专利创造性判定中的适用
世界主要国家的专利法律制度中均将取得预料不到的技术效果作为医药化学领域专利创造性的判断标准，并且在法律实践中获得了广泛的适用。例如，我国《专利审查指南》第二部分第四章的规定，发明取得了预料不到的技术效果，是指发明同现有技术相比，其技术效果产生“质” 的变化，具有新的性能；或者产生“量” 的变化，超出人们预期的想象。这种“质” 的或者“量” 的变化，对所属技术领域的技术人员来说，事先无法预测或者推理出来。当发明产生了预料不到的技术效果时，一方面说明发明具有显著的进步，同时也反映出发明的技术方案是非显而易见的，具有突出的实质性特点，该发明具备创造性。可见，根据现行《专利审查指南》的规定，具有预料不到的技术效果，是具备创造性充分但不必要条件。
一、比较法视野下的“预料不到的技术效果”：辅助判断标准还是主要判断标准？
1.欧洲“预料不到的技术效果”的认定
欧洲专利局《专利审查指南》将“预料不到的技术效果”作为创造性判断的辅助审查标准。欧洲专利局《专利审查指南》中规定：预料不到的技术效果可以作为是否具有创造性的考虑因素。但是，如果考虑到现有技术，对于所属技术领域的技术人员来说，获得落入权利要求范围内的某些特征已经是显而易见的，例如由于缺乏可选替代要素而造成一种“独木桥”的情形，这时预料不到的技术效果仅仅是一种奖励式的效果，它并不赋予所要求保护的主题以创造性[1]。简言之，就是预料不到的技术效果可以作为发明具有创造性的考虑因素，但前提是带来这种预料不到的技术效果的特征的选择不是一种必然的趋势。在欧洲专利局《专利审查指南》中对于该情形给出了一个实例，即由于缺乏可选替代要素而造成一种“独木桥”的情形。
在预料不到的技术效果的判断中，将哪些技术效果加以认定对于创造性的判断是至关重要的。欧洲专利局申诉委员会在决定中指出，该涉案专利的权利要求1保护一种阻燃剂聚酯组合物，所述组合物在具有好的拉伸强度、破裂伸长和热稳定性的同时还表现出好的抗白化性质（blooming）。申诉人争辩，基于对比文件2 的教导，解决白化问题已经是显而易见的，因此其他物理性质的提高，不能被认为是具有创造性的依据。
但是申诉委员会不赞成这种观点，欧洲专利局申诉委员会认为，判断哪个技术效果是关键的，哪个仅仅是偶然的（so-called“ bonus effect”），实际的方法是在所提供的情形下考虑这些效果相关的技术和应用上的重要性。尽管解决白化问题相对于现有技术是显而易见的，但是申诉委员会无法接受任何其他物理性质（例如拉伸强度、破裂伸长和热稳定性）的提高不构成意想不到技术效果的考虑因素。因为从所述组合物的整体性能来看，拉伸强度、破裂伸长和热稳定性至少和抗白化性质同等重要，因此任何上述性质的提高不能被认为仅仅是一种偶然而不加以考虑。本领域的技术人员应该全面考虑所有的技术效果，衡量它们在相关的技术和应用上的重要性，不能基于细枝末节的或者根本不相关的技术效果来确定发明所解决的技术问题，这就违背了对于预料不到的技术效果进行限制的初衷。[2]
2. 美国“预料不到的技术效果”的认定
在美国专利法律实践中，“预料不到的技术效果”并非非显而易见性的“辅助”判断标准，而是医药化学领域的“主要”判断标准。涉及新的化学组合物的发明通常涉及到该化学组合物的产品权利要求，也涉及到制造或者使用该化学组合物的方法权利要求，“预料不到的技术效果”在化学组合物的产品权利要求的创造性判断中尤其重要。在阿丹姆一案[3]中，美国最高法院以获得预料不到的技术效果为由，维持了一项包含已有组分的电池的专利权利要求有效。本案中，最高法院主要考虑到，已有组分所具有的公知缺点阻碍了获得涉案专利技术方案的可能性，从而对现有技术作出轻微组分改变但是具有预料不到的技术效果的发明而言，其具备非显而易见性。此外，在曼德尔诉华莱士一案[4]中，美国最高法院仍然认为具有预料不到的技术效果的专利权利要求具备非显而易见性，同时认为，鉴于尿素的防蚀性能是公知的，将尿素用于解决防蚀的技术问题对于本领域普通技术人员而言并未取得预料不到的技术效果，因此涉案专利权利要求不具备非显而易见性。
从举证证明的角度而言，类似结构的化合物被推定具有类似的技术效果，专利申请人或者专利权人对预料不到的技术效果负有举证责任。美国巡回上诉法院在哈斯诉亨齐系列案件[5]中确立了对具有类似结构的化合物非显而易见性的判断规则，也被称为哈斯-亨齐规则（Hass Henze Doctrine）。在哈斯1案[6]、哈斯2案[7]中，上诉法院认定，由于权利要求1同系列化合物（同系物）中的一种是现有技术中已经公开的并且是权利要求1所明确排除的，同时，与已经被现有技术公开的此种化合物相比，权利要求1中的其他同系列化合物并没有表现出任何实质上或者明显的特性方面的差异，因此权利要求1不具备非显而易见性。哈斯3案[8]肯定了将现有技术中的相邻的同系列化合物作为对比文件对某专利申请的驳回。上诉法院指出，没有充足的证据证明现有技术中国的化合物不具备与涉案专利相同的特性，或者可以被用于与涉案专利相同的用途。在亨齐案[9]中更加明确了专利申请人或者专利权人对预料不到的技术效果负有举证责任。本案中，专利审查员认为用于抗痉挛的低毒性乙内酰脲不具备非显而易见性，所引用的对比文件是芮格勒和亨齐所发表论文中公开的涉案专利化合物的下邻同系物。权利人在复审程序中提交了表明涉案专利申请作为抗痉挛药物具有无毒性和有效性的试验数据。专利复审部门认为，上述试验数据不足以证明涉案专利申请符合哈斯案提出的标准。联邦巡回上诉法院支持了专利复审部门的观点，并且进一步明确，哈斯案所明确的规则是不具备专利创造性的推定。亦即，同系列化合物通常具有相同或者相近的物理特性和化学特性，因此，同系列化合物作为对比文件通常可以破坏涉案专利的非显而易见性，需要专利申请人或者专利权人承担推翻上述推定的举证责任，证明涉案专利具有预料不到的技术效果从而反映出其具有与已经公开的同系列化合物完全不同的特性。同时，现有技术中的同系列物没有使用涉案专利所声称的技术特性或者没有用于与涉案专利相同的技术目的，并不影响上述不具有非显而易见性的结论。
在此后的以联邦巡回上诉法院的全席判决迪利恩案为代表的法律实践中[10]，美国进一步明确推定现有技术中存在的、与涉案专利结构相似的化合物具有类似的特性，从而可以破坏涉案专利的非显而易见性，除非专利权人或者专利申请人有证据证明涉案专利或者专利申请存在预料不到的技术效果。在最高法院KSR案之后，进一步明确了基于与现有技术化合物的结构近似性而产生的类似化学组合物具有类似化学特性，具有表面证据的推定作用，可以通过取得预料不到的技术效果推翻上述表面证据。根据帕佩施标准[11]，专利权人或者专利申请人应当举证证明，现有技术中的化合物不具备该技术效果并且涉案专利或者涉案专利申请中的化合物具备该技术效果，这样才能满足“预料不到的技术效果”的要求。
二、预料不到的技术效果的法律定位
本文建议，在《专利审查指南》修改完善过程中将“预料不到的技术效果”作为医药化学领域专利创造性判断的主要标准，而非所有领域专利创造性判断均适用的辅助标准。亦即，在医药化学领域适用“三步法”判断创造性时，在第三步判断要求保护的发明对于本领域普通技术人员来说是否显而易见，本领域普通技术人员是否有动机改进现有技术并获得要求保护的发明的判断中，对于医药化学领域而言下相对于现有技术没有取得预料不到的技术效果，可以作为现有技术存在技术启示的一种情形[12]。亦即，如果对比文件公开了与涉案专利（或者专利申请）类似结构的组合物、化合物，那么通常认定其具有相类似的特性，其在该对比文件中所起的作用与其在要求保护的发明中所起的作用相同，除非证明涉案专利（或者专利申请）与类似结构的组合物、化合物相比具有预料不到的技术效果。主要理由如下，
一是从创新活动的角度而言，由于化学反应所具有的难以预测性和难以推导性，新合成的化合物通常会在结构上与现有化合物非常类似，但是具有非常大的性能差异[13]。从而对于医药化学领域的本领域普通技术人员而言，如果有动机合成类似组分的化合物，那么通常其可以做到这一点。从这一技术创新规律出发，对于医药化学领域的发明创造的费显而易见性判断而言，关键是判断本领域普通技术人员是否有动机去合成类似组分的化合物，而“动机”的判断很大程度上有赖于是否具有“预料不到的技术效果”。也就是说，对于医药化学领域的发明创造来说，如果其技术效果难以预料（符合化学反应所具有的难以预测性和难以推导性），那么本领域普通技术人员通常也没有动机去合成类似组分的化合物，从而其具备创造性。
二是从法律实践的角度而言，同时，由于医药化学领域的创新特点，技术效果角度的考量更加容易实现，所以预料不到的技术效果这一标准在该领域获得了广泛的适用，已经成为医药化学领域专利创造性判断的主要标准。根据对国家知识产权局专利局复审和无效审理部2007-2019年作出的审查决定进行统计分析，共有420份无效宣告请求审查决定、1260份复审请求审查决定使用了该审查标准，同时这些审查决定多数出自医药化学领域，在医药化学领域获得了比较广泛的适用。[14]在上述审查决定中，诸多决定已经将“预料不到的技术效果”作为医药化学领域权利要求创造性的必要条件，从而突破了“预料不到的技术效果”作为辅助审查标准的充分但非必要条件的定位，已经事实上成为主要审查标准。例如，在第39765号无效宣告请求审查决定中，在判断发明名称为“乳液聚合中的苯乙烯酚乙氧基化物”的专利权利要求创造性时，专利复审无效审理部门指出，“在判断一项权利要求是否具备创造性时，如果该权利要求与最接近现有技术的区别特征是本领域的惯用手段，且其引入并未产生任何预料不到的技术效果，则该权利要求不具备创造性。”具体到该案件，专利复审无效审理部门认为，权利要求1中通式（I）的苯基上不带有甲基，这仅仅是对苯乙烯酚乙氧基化物结构上微小的调整，本领域技术人员根据本领域的普通技术知识，可以选择所述苯基上是否带有甲基，并且该结构的微小变化没有给本专利的技术方案带来任何预料不到的技术效果，因此，本领域技术人员在证据1的基础上结合本领域惯用手段从而得到权利要求1的技术方案是显而易见的，权利要求1的技术方案不具有突出的实质性特点和显著的进步，不具备专利法第22条第3款规定的创造性。[15]
三、预料不到的技术效果的认定标准
对于预料不到技术效果的认定而言，包含两个步骤：首先，相对于最接近的现有技术而言存在特定的技术效果；其次，上述特定的技术效果达到预想不到的程度。在第一个步骤的判断中，需要检索到涉案专利的最接近的现有技术，然后分析涉案专利与最接近的现有技术之间的区别技术特征，最后分析上述区别技术特征使得涉案专利的技术方案具备哪些技术效果。亦即，涉案专利相对于最接近的现有技术而言存在的技术效果应当是由于涉案专利与最接近的现有技术之间的区别技术特征直接导致的。并且，带来这种预料不到的技术效果的特征的选择不是一种必然的趋势。在第二个步骤的判断中，需要判断涉案专利相对于最接近的现有技术而言存在的技术效果所达到的程度，上述技术效果需要达到预想不到的程度。所谓“预想不到的程度”，是指上述技术效果不是通过合理逻辑推导出来的。
例如，在“氨氯地平对映体的拆分”发明专利无效纠纷一案中，涉案专利权利要求1为，“一种从混合物中分离出氨氯地平的(R)-(+)-和(S)-(-)-异构体的方法。其特征在于：包含下述反应，即在手性助剂六氘代二甲基亚砜(DMSO-d6)或含DMSO-d6的有机溶剂中，异构体的混合物同拆分手性试剂D-或L-酒石酸反应，结合一个DMSO-d6的(S)-(-)-氨氯地平的D-酒石酸盐，或结合一个DMSO-d6的(R)-(+)-氨氯地平的L-酒石酸盐而分别沉淀，其中氨氯地平与酒石酸的摩尔比约等于0.25。”权利要求2为，“根据权利要求1所述的方法，其特征在于：在DMSO-d6/氨氯地平≥1(摩尔比)条件下，所述用含DMSO-d6的有机溶剂是可以使含DMSO-d6配合物发生沉淀差异的溶剂，这些溶剂是水、亚砜类、酮类、酰胺类、酯类、氯代烃以及烃类化合物。”无效宣告请求人以涉案专利不具备创造性为由提出无效宣告请求，并提交95192238.6号发明专利申请公开说明书作为对比文件。该对比文件公开了由阿罗地平(即氨氯地平)混合物中分离其左旋和右旋异构体的方法，与本专利权利要求1的技术方案相比，二者的区别点在于手性助剂不同，本专利是DMSO-d6，对比文件是DMSO。对比文件还公开了所使用的助溶剂是水或酮、醇、醚、酰胺、酯、氯代烃、腈或烃。对比文件共有11个实施例，其中实施例9与本专利实施例1的试验条件相同，光学纯度＞99.5％，收率为67％；实施例10与本专利实施例4的试验条件相同，光学纯度分别是99.5％和98％，收率为31％。
专利无效案件审理部门认为，权利要求2是权利要求1的从属权利要求，所附加的技术特征为将DMSO-d6与氨氯地平的摩尔比限定为≥1，并且限定了溶剂的种类，其解决的技术问题是提高了氨氯地平对映体的光学纯度和收率。对比文件没有记载使用DMSO-d6进行拆分的技术内容，也没有记载用于拆分氨氯地平的DMSO-d6的用量，更加没有给出采用DMSO-d6替换DMSO作为手性助剂可以提高拆分对映体的光学纯度的启示。本领域公知的是，现有技术中DMSO-d6的用途主要在于核磁共振分析领域。对比文件的各实施例中，光学纯度多数在97％到98.5％之间，仅实施例9的光学纯度为＞99.5％，而本专利的光学纯度多在99.5％以上，从总体上看，本专利的技术方案是有利于提高光学纯度的，因而具有预料不到的技术效果，因此权利要求2具有创造性。
一审法院和二审法院均认为，将本专利权利要求与对比文件相比，二者的区别特征仅在于所使用的手性助剂不同，本专利权利要求1使用DMSO-d6或者含有DMSO-d6的溶剂，而对比文件使用DMSO或者含有DMSO的溶剂。DMSO-d6是与DMSO具有相同化学性质的化合物，在对比文件所公开的使用DMSO作为手性助剂拆分氨氯地平对映体的情况下，本领域技术人员容易想到与之性质相近的DMSO-d6也能用于拆分氨氯地平对映体，并替代DMSO从而得到本专利权利要求1的技术方案。虽然DMSO-d6主要用于核磁共振领域且价格昂贵，在本专利申请日之前也未公开此种替换，但从现有证据来看，并不存在进行这种替换的障碍。本案的关键在于用DMSO-d6代替DMSO对于拆分氨氯地平对映体是否存在预料不到的技术效果。……预料不到的技术效果通常需要用试验数据来证明，……本案中，对于氨氯地平对映体的拆分，其主要的效果体现在光学纯度和收率，而其中尤以光学纯度为最主要的效果指标。……对比文件实施例9和10的光学纯度均为99.5％，而本专利权利要求1和4对应的光学纯度分别为99.9％和99.2％，对比文件实施例9的收率为67％，而本专利实施例1的收率为68％。由此可见，将DMSO-d6代替DMSO后，这种替换对其收率并没有显著提高，光学纯度也基本相同，本专利部分实施例的光学纯度还低于对比文件，因此，本专利权利要求相对于对比文件来说，部分实施例的光学纯度有一定的提高，但该种进步并没有产生新的性能，不是一种“质”的变化，且没有证据证明其所提高的量超出人们预期的想象，因此本专利相对于对比文件并未取得预料不到的技术效果。专利权人主张该领域的数值提高的空间非常有限，但其未提交有关证据证明，对其关于本专利权利要求的技术方案具有预料不到的技术效果的上诉主张不予支持。
专利无效案件审理部门不服上述二审判决，向最高人民法院提起申诉。其主要申诉理由在于，权利要求2所要求保护的技术方案提高了光学纯度，杂质含量从0.5％降低到0.1％，减小了5倍。并且该技术方案系长期服用的药品，长期服用的杂质会对人体具有不良反应，上述杂质含量的降低产生了预料不到的技术效果。所以，权利要求2具备突出的实质性特点和显著的进步。最高人民法院撤销一、二审判决并发回一审法院重新审理。[16]
对于权利要求2所要求保护的技术方案需要从光学纯度本身和杂质含量两个角度分析其在光学纯度提高方面的技术效果是否能够达到“预料不到的技术效果”的高度。一方面，权利要求2所要求保护的技术方案将光学纯度从现有技术的99.5%提高到99.9%，在现有技术中的光学纯度已经达到99.5%这么高的高度的情况下，在如此高的基础上再做提高是非常困难的，因此就光学纯度的提高而言，涉案专利的技术效果能够达到“预料不到的技术效果”的高度。另一方面，“光学纯度从现有技术的99.5%提高到99.9%”意味着“杂质含量从0.5％降低到0.1％”，因此杂质含量减小了5倍。需要进一步考虑到的是，该技术方案系长期服用的药品，长期服用的杂质会对人体具有不良反应，上述杂质含量的降低产生了预料不到的技术效果。可见，就杂质含量的降低而言，涉案专利的技术效果能够达到“预料不到的技术效果”的高度。
从另一个角度而言，该案中涉案专利使用DMSO-d6代替DMSO后，本领域技术人员根据同位素化学性质接近的基本理论，合理逻辑推导出的结果是涉案专利的光学纯度和杂质含量应当与现有技术基本相同。然而，根据涉案专利说明书的记载，在现有技术中的光学纯度已经达到99.5%这么高的高度的情况下涉案专利进一步提高到99.9%,杂质含量减小了5倍，已经超出了上述合理逻辑推导的结论范畴。同时，需要强调的是，涉案专利取得了预料不到的技术效果这一点，需要专利权人予以明确主张和证明说明。
[注]
[1] Guidelines for examination, in the EPO, 2005, Part C, IV-28, 9.10.3.
[2] T227/899号判例【EB/OL】，参见http://legal.european-patent-office.org/dg3/biblio/t890227eu1.htm （2019年9月6日最后访问）。
[3] United States v. Adams, 383 U.S. 39, 148 USPQ 479(1966).
[4] Mandel v. Wallace, 335 U.S. 291, 79 USPQ 220(1948).
[5] In re Hass, 141 F.2d 122, 60 USPQ 544(CCPA 1944), In re Hass, 141 F.2d 177,129, 60 USPQ 548(CCPA 1944), In re Hass, 141 F.2d 130, 60 USPQ 552(CCPA 1944).
[6] In re Hass, 141 F.2d 122, 60 USPQ 544(CCPA 1944).
[7] In re Hass, 141 F.2d 177,129, 60 USPQ 548(CCPA 1944).
[8] In re Hass, 141 F.2d 130, 60 USPQ 552(CCPA 1944).
[9] In re Henze, 181 F.2d 196,85 USPQ261(CCPA 1950).
[10] In re Dillien, 919 F.2d 688, 16 USPQ2d 1897(Fed. Cir. 1990)(en banc), cert. denied. In re papesch, 315 F.2d 381, 137 USPQ 43(CCPA 1963), In re Mills, 281 F.2d 218,126 USPQ 57(CCPA).
[11] Papesch doctrine, In re Papesch, 315 F.2d 381, 137 USPQ 43(CCPA 1963).
[12]《专利审查指南》列举了三种现有技术存在技术启示的情形：区别特征是公知常识，区别特征是与最接近的现有技术相关的技术手段并且该技术手段在该其他部分所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决重新确定的技术问题所起的作用相同，区别特征是另一份对比文件中披露的相关技术手段并且该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为解决重新确定的技术问题所起的作用相同。
[13] “医药化学是一个具有较高难以预测性的领域”，参见Pfizer Inc. v. Teva Pharms., USA, Inc., 482 F.Supp.2d 390,413(D.N.J.2007), aff’d in part & rev’d in part, 518 F.3d 1353(Fed. Cir. 2008).
[14] 统计来源：国家知识产权局专利局复审和无效审理部网站，http://reexam-app.cnipa.gov.cn/reexam_out1110/searchIndex.jsp# 【EB/OL】，2019年9月6日最后访问。
[15] 参见国家知识产权局专利局复审和无效审理部第39765号无效宣告请求审查决定。
[16] 参见国家知识产权局专利复审委员会第7955号无效宣告请求审查决定以及北京市第一中级人民法院（2006）一中行初字第810号行政判决书、北京市第一中级人民法院（2006）一中行初字第849好行政判决书、北京市高级人民法院（2007）高行终字第68号行政判决书、北京市高级人民法院（2007）高行终字第70号行政判决书、最高人民法院（2010）行提字第1号行政裁定书和最高人民法院（2010）行提字第2号行政裁定书。
The End
作者简介
张鹏 律师
北京办公室
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业务领域：知识产权, 反垄断与竞争法, WTO/国际贸易
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