读懂“四十四条” | 新《商标法》“以不正当手段”的演变与适用

马东晓陈嘉敏中伦视界 2022-08-14

“

随着我国市场经济的快速发展，商标恶意注册的案件层出不穷。虽然“恶意”二字没有明确规定在《商标法》中，但是，其遏制商标恶意注册的精神和立法本意体现在《商标法》的包括《商标法》第十三条（“就相同或者类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人未在中国注册的驰名商标，容易导致混淆的，不予注册并禁止使用；就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”）、《商标法》第十五条（“代理人或者代表人不得抢注被代理人或者代表人的商标”）、第三十二条（“不得以不正当手段抢先注册他人在先使用并具有一定影响的商标”）、第四十四条（“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”）在内的具体法律条款中。

在2013年修订的新《商标法》（以下简称“新《商标法》）中，第四十四条（“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”）实际上是在《商标法》第七条诚实信用原则的统领下，结合商评委、人民法院打击商标恶意注册的审理实践所修订的。因此，结合新《商标法》第四十四条的历史演变、司法解释以及判例来探讨该法条关于“不正当手段”的认定标准，从实务角度而言具有一定的意义和价值。

”

一

新《商标法》第四十四条的历史演变

新《商标法》第四十四条所遏制的“以欺骗手段或者其他不正当手段”的违反诚实信用原则的立法本意，实际上早已在1993、2001年《商标法》以及相关的《商标法实施细则》中体现，关于这一规定的理解，随着商标确权授权行政案件的实践经验以及司法部门的理解，得到了不断地深化。

1993年《商标法》第二十七条规定“已经注册的商标，违反本法第八条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。”对应适用的《商标法实施细则》第二十五条对于前述1993年《商标法》第二十条所指“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的”行为做出了较为具体的解析：

（1）虚构、隐瞒事实真相或者伪造申请书件及有关文件进行注册的；

（2）违反诚实信用原则，以复制、模仿、翻译等方式，将他人已为公众熟知的商标进行注册的；

（3）未经授权，代理人以其名义将被代理人的商标进行注册的；

（4）侵犯他人合法的在先权利进行注册的；

（5）以其他不正当手段取得注册的。

2001年《商标法》第一次修改时，实际上将上述《商标法实施细则》第二十五条对于“以欺骗手段或者其他不正当手段”的部分具体解释纳入了具体的法条之中，使得司法机关也可以在案件审理中更加直接地适用。比如将前述第（2）款规定到了《商标法》的第三十一条“不得以不正当手段抢先注册他人在先使用并具有一定影响的商标”，将前述第（3）条纳入了第十五条关于“代理人/代表人抢注”的规定中，而兜底的第（5）款则纳入第四十一条第一款中关于“以不正当手段”的规定。

然而，正是由于2001年《商标法》第四十一条第一款由《商标法实施细则》的兜底条款所演变而成，司法机关在具体的案件审理中缺乏较为统一、权威的适用标准，因此，2001年《商标法》第四十一条第一款修订后，被司法机关引用作为裁决依据的情形较少。

2008年，最高人民法院将“常州诚联”商标一案作为典型案例公布，就2001年《商标法》第四十一条第一、二款的适用原则奠定了“基调”，即2001年《商标法》第四十一条第一款针对的是不特定对象的公共利益，属于绝对事由，不适用于针对特定主体的权利纠纷：“关于《商标法》第四十一条第一款、第二款适用问题。在商标法第四十一条第一款中，涉及的是撤销商标注册的绝对事由，这些行为损害的是公共秩序或者公共利益，或者是妨碍商标注册管理秩序的行为，所以该款规定商标局可以直接依职权撤销商标注册，其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标，而且没有规定时间限制；该条第二款的规定属于涉及商标注册损害特定权利人民事权利的相对撤销事由，采取不告不理原则并规定了5年的时间限制（恶意抢注驰名商标的情形，其撤销不受时间限制）；而且有权提出撤销请求的主体仅限于商标所有人或者利害关系人。在涉及在先权利的注册商标争议中，应当适用商标法第四十一条第二款、第三款的规定。”

2010年，最高人民法院经过多次专题调研，听取了相关法院部门和专家学者的意见，对商标授权确权行政案件的法律适用问题进行了总结，进而发布了《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的意见》（以下简称2010年“《意见》”），以作为审理商标授权确权行政案件的指引。其中，2010年《意见》第十九条亦将“常州诚联”案关于2001年《商标法》第四十一条适用意见纳入其中：人民法院在审理涉及撤销注册商标的行政案件时，审查判断诉争商标是否属于以其他不正当手段取得注册，要考虑其是否属于欺骗手段以外的扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者以其他方式谋取不正当利益的手段。对于只是损害特定民事权益的情形，则要适用商标法第四十一条第二款、第三款及商标法的其他相应规定进行审查判断。

至此，2001年《商标法》第四十一条第一款作为“绝对理由”适用的“基调”已经确立。

2013年修订的新《商标法》，将《商标法》第四十一条第一款单独纳入了第四十四条中，“以不正当手段注册”与第十、十一、十二条绝对事由并列，进一步明确新《商标法》第四十四条作为绝对事由的角色。虽然“绝对事由”的基调已经奠定，但是近年来出现的各种类型的商标恶意抢注案件，对于新《商标法》第四十四条的适用提出了新的问题和挑战。

二

新《商标法》第四十四条关于“不正当手段”的适用标准

新《商标法》第四十四条第一款规定：“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”

从语义解释来讲，“不正当手段”与“欺骗手段”、第十条、第十一条、第十二条并列，并结合2010年《意见》明确其“绝对事由”的角色，表明“不正当手段”应当是“欺骗手段”、第十条、第十一条、第十二条以外的不正当手段获得注册的行为，且该种行为侵害的是不特定主体的公共利益以及公共秩序。

然而，此种针对不特定主体的“不正当手段”行为具体指向何种行为，法律并没有明确，从司法实践来看，在很长一段时间，更多的适用于大量囤积他人商标的恶意行为，也即职业抢注人的行为。早在2001年《商标法》实施期间，北京市高级人民法院即在2006年日本国株式会社双叶社与国家工商行政管理总局商标评审委员会“蜡笔小新”商标行政纠纷一案中将囤积他人商标的行为认定为“不正当手段”注册的行为：“广州市诚益眼镜公司具有大批量、规模性抢注他人商标并专卖牟利的行为，情节恶劣且严重。蜡笔小新文字及图形作为作品具有独创性，且在本案争议商标申请日前在日本、台湾、香港具有较高知名度，广州市诚益眼镜公司复制了上述作品并将其作为商标在中国大陆予以注册，结合其批量性、大规模注册他人商标的行为，可以认为广州诚益眼镜公司明显具有侵害他人权利、抢注他人商标的恶意，有违诚实信用原则，其行为违反了《商标法》第四十一条之规定。”【（2006）高行终字第379号】

除了“蜡笔小新”案件提及的“囤积商标”认定要素以外，2012年李隆丰与国家工商行政管理总局商标评审委员会、三亚市海棠湾管理委员会“海棠湾”商标争议行政纠纷案件中，最高人民法院还进一步考察了商标抢注人的使用意图：“没有合理理由大量注册囤积其他商标的行为，并无真实使用意图，不具备注册商标应有的正当性，属于不正当占用公共资源、扰乱商标注册秩序的情形”。【（2013）知行字第41号】

2016年12月，最高人民法院发布《关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》（2017年1月1日其施行，以下简称《商标授权确权解释》），该解释第二十四条明确规定：“以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益的，人民法院可以认定其属于商标法第四十四条第一款规定的‘其他不正当手段’。” 该条解释一定程度上解释了新《商标法》第四十四条第一款“不正当手段”的结果或者目的，并且明确是涉及不特定对象的“公共利益”。

2017年1月，结合司法实践中考量的若干因素，工商行政管理总局发布的《商标审查及审理标准》就《商标法》第四十四条第一款的“不正当手段”进行了具体的列举，对于商标行政案件中个案认定有一定的实务参考意义：

（1）系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人具有较强显著性的商标构成相同或者近似的；

（2）系争商标申请人申请注册多件商标，且与他人字号、企业名称、社会组织及其他机构名称、知名商品的特有名称、包装、装潢等构成相同或者近似的；

（3）系争商标申请人申请大量商标，且明显缺乏真实使用意图的；

（4）其他可以认定为以不正当手段取得注册的情形。

“不正当”是一个主观心理状态的认定，在个案中，法院需要基于被控注册人客观的表现形式，去推断其行为“不正当”的主观恶意，除了前述“蜡笔小新”、“海棠湾”中确定的“囤积商标”的客观认定因素，仍然需要考察当事人所提供的证据材料是否足以达到推断“不正当”主观恶意的目的。下文中，笔者将结合近年来的一些案例，具体阐释司法实践中对新《商标法》第四十四条“不正当手段”的认定标准。

（一）申请注册商标的数量、类别

前述《商标审查及审理标准》所规定“多件”并非通常意义中的“大量”，并且数量到底达到多少才能视为“多件”，也不能一概而论，没有绝对的定量标准，需要结合注册人抢注的商标构成、抢注的商标比例等方面具体认定。

首先，绝对数量上的抢注行为是直接适用新《商标法》第四十四条“以不正当手段”规定的最直接考量因素，比如，在（2015）京知行初字第3634号一案中，法院认定“第三人在第3类、第8类、第18类、25类、28类、34类等多个类别上大量注册商标五百余件，其中包含“ANNASUI”、“CHARVET”、“SALVATOREFERRAGAMO”、“COACH”、“PRADA”、“YSL”、“KENZO”、“IWC”等多件知名品牌商标。第三人的上述商标注册行为具有明显的复制、抄袭他人商标的主观故意，其大量囤积商标的行为，明显超出企业经营范围的正常需求，不仅扰乱了正常的商标注册管理秩序，也会不正当占用公共资源，影响有正常需求的市场主体依法注册商标，增加其注册商标的成本，损害了不特定多数商标申请人的利益，从而有损于公平竞争的市场秩序，违反公序良俗原则，损害公共利益。因此，诉争商标的注册已构成商标法第四十四条第一款规定之情形。”

再比如，在（2016）京73行初5039号一案中，注册人抢注了八百余件商标，法院直接适用新《商标法》第四十四条第一款关于“以不正当手段”的规定。

其次，除了绝对数量的表现形式，相对抢注比例也是考量的因素之一。在（2017）京73行初7846号一案中，注册人申请了40多件商标，在绝对数量上并不多，但是，在其注册的40多件商标中，“绝大多数商标均与原告及其关联公司或汽车用品行业中知名企业等案外主体在先使用的权利标识相同或近似，其中还包括如‘正大众品VWAG’这种意在造成消费者混淆误认，具有明显主观恶意的商标”，因此应当构成新《商标法》第四十四条第一款关于“以不正当手段”的规定。

（二）被抢注商标的显著性和知名度（需结合抢注的数量、比例）

通常而言，商标标识根据构成要素、设计等原因，会导致在显著性强弱上的差别，对于显著性非常强且知名度较高的标识，所受到法律的保护力度较强，注册人被认定抢注的可能性也就越高。

在（2015）京知行初字第4086号一案中，法院认定：“诉争商标为纯英文字母组合“TIMBERLAND”，与第三人在服装等商品上在先注册使用并具有一定的知名度的“TIMBERLAND”商标完全一致，“TIMBERLAND”为无固定含义的臆造词，固有显著性较强，诉争商标与第三人在先商标完全一致，难谓巧合。”

在前述“蜡笔小新”一案中，法院以将“蜡笔小新”的知名度作为恶意的考量因素之一：“根据本案已经查明的事实，《蜡笔小新》系列漫画及动画片早于争议商标申请日之前已在日本、中国香港、中国台湾地区广泛发行和播放，具有较高知名度。争议商标的原申请人诚益公司地处广州，毗邻香港，理应知晓“蜡笔小新”的知名度。诚益公司将“蜡笔小新”文字或卡通形象申请注册商标，主观恶意明显。”

（三）注册人自身的经营范围和正常需求——证明“真实使用意图”

商标注册原则上应当以使用为目的，超出使用需求之外囤积商标、以销售或者转让为目的的注册商标，不仅影响有正当注册需求的市场主体依法注册商标，增加其注册商标的成本，亦会对商标注册秩序产生冲击。

在（2017）京73行初250号一案中，法院认为，“原告作为酿酒行业的普通经营者，申请注册了多件与第三人“JEEP”、“吉普”商标相同或近似的商标，还在第32类、第33类等多个商品或服务类别上注册了他人“路虎”、“百度”等具有较高知名度和影响力的商标。原告的此种行为扰乱了商标注册秩序，损害了不特定多数商标申请人的利益，并具有攀附他人商誉、声誉、以谋取不正当利益的目的。”从而适用了新《商标法》第四十四条第一款的规定。

在前述“海棠湾”一案中，法院亦将注册人“主观使用意图”作为是否具有“不正当”恶意注册的考量因素之一：“没有合理理由大量注册囤积其他商标的行为，并无真实使用意图，不具备注册商标应有的正当性，属于不正当占用公共资源、扰乱商标注册秩序的情形。”并结合注册人抢注多个他人商标的行为，最终认定其具有“不正当”的主观恶意。

在个案中，部分被控注册人会提出部分使用证据来证明其注册诉争商标具有真实、合法的使用意图，此时法院应当对此部分证据的真实性、关联性、合法性予以严格考察。比如，在(2015)京知行初字第3567号一案中，法院基于被控注册人提供的合同日期晚于其企业成立日期，对其提供的使用证据的真实性予以质疑。

即使对其使用证据真实性不予质疑，如果被控注册人提供的使用证据日期晚于权利人提起无效宣告、异议等日期，亦难以证明被控注册人对此商标享有在先的合法权利，且可能被认定出于侵权性的使用行为。比如，在（2016）京73行初909号/（2017）京行终5603号，法院认为：“对于非以使用为目的，大量注册在先知名度较高或独创性较强的商标的行为，可认定属于扰乱商标注册秩序，牟取不当利益的行为。虽然第三人提交了部分涉及诉争商标的使用证据，但该证据均为原告就诉争商标提出无效宣告申请之后的使用证据且尚不能证明诉争商标经过第三人的大量使用已经形成了稳定的市场格局。因此，第三人的该项抗辩主张本院不予支持。”上述观点同样体现在（2016）京73行初5126号案件中。

（四）恶意注册的意图显著

除了抢注商标的数量、被抢注商标显著性及知名度、注册人自身经营范围及正常需求以外，某些个案中会出现一些可以揭露显著恶意意图的行为，在（2016）京73行初3491号一案中，除了注册人抢注大量商标的客观行为以外，法院还认定：“‘汤’”为原告商号，本身不具有中国相关公众所知悉的含义，作为商标使用显著性较强，刘文富不仅注册了“汤浅”“YUASA”系列文字商标，还注册了相同或高度近似的图形商标，抄袭原告商标的恶意明显。”

在“AmCham”系列案件中，法院基于抢注注册人本身与权利人之间的特定关系，认定其注册的恶意：“系争商标注册人的法定代表人于1996－1997年间曾任申请人的董事，并曾建议申请人将“AmCham”作为商标进行注册。在此情况下，系争商标注册人自己自1998年起将“AmCham”作为商标在第9、18、21、28、32、39类等众多类别上先后申请注册了39件商标。该系列案件申请人主张的理由包括商标法第十五条和第三十二条等条款，但由于申请人“AmCham”标识在先使用的领域并不能覆盖系争商标注册的所有类别，因此难以认定系争商标的注册损害了申请人的在先商号权或构成第三十二条后半段所指以“不正当手段”抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标之情形。同时，尽管系争商标注册人基于与申请人的特定关系而明知申请人“AmCham”商标的存在，但由于现行商标法第十五条第二款要求申请人商标应在类似商品或服务上“在先使用”，因此该条款难以适用；而申请人引用商标法第十五条时明确主张的是第一款，但双方当事人的关系并不构成该款所指代理或代表关系。然而，系争商标注册人这一系列注册行为，有违商标法诚实信用的基本原则，扰乱了正常的商标注册管理秩序，有损于公平竞争的市场秩序，构成商标法第四十四条第一款所指以“其他不正当手段”取得注册的情形。”

三

结论与建议

结合上述历史沿革和司法实践来看，“不正当手段”可以解析为主观“恶意”的客观行为，个案中法院在适用第四十四条时应当谨慎而行，充分考察各个方面的因素，包括注册的数量、比例、使用意图的真实性、被抢注商标的显著性和知名度、是否存在索要高额转让费的情形等，来综合判定系争商标注册人在申请注册当时的主观状态，以上述定性及定量标准为准绳，避免在适用第四十四条时宽严失当。

一方面，如北京市高级人民法院（2016）京行终5374号菲丝博克公司诉商标评审委员会一案指出在适用《商标法》四十四条时应当“采取审慎原则”，对确属是以囤积商标进而转让等方式谋取商业利益为目的，大量申请注册他人具有较高知名度的商标，明显违背商标内在价值，并会对商标注册秩序产生消极影响，应予以有效规制；而在考虑中国采取商标注册制度的同时，对商标本身的保护更多的考量商品或者服务来源的稳定性和对应性，尤其是在注册人人只申请了同一系列的商标，而非多个不同系列的商标时，更应结合在案其他证据谨慎考察注册人是否出于防御性保护的商标策略进行的合理注册。

另一方面，在诉争商标申请人欲以证明其“真实使用意图”时，对其提供的使用证据材料应当予以“严格”审查——即，在诉争商标申请人申请了大量他人具有较高知名度的商标的前提下，应当初步推定其具有“抢注的恶意”，仅在其提供的使用证据材料足以证明其具有合法使用意图，方能免除适用《商标法》四十四条；相反，仅提供复印件而无法提供原件进行质证，或者是缺乏合同双方当事人盖章的合同，均不应被采纳。如此，才能真正有效遏制恶意抢注的行为，防止恶意抢注人伪造使用证据来达到架空《商标法》四十四条的目的，从而有效维护商标注册、管理秩序，保护相关权利人的合法权益。

今年，随着我国改革开放的不断深入，以及“一带一路”知识产权高级别会议、中国进口博览会的胜利举行，越来越多的国际投资者放眼中国市场，对知识产权的有效保护提出了更高的挑战，李克强总理、习近平主席亦均在多次会议上强调“坚定不移的知识产权保护，依法保护所有企业知识产权，营造良好营商环境和创新环境。”因此，正确适用《商标法》四十四条以遏制恶意抢注行为，保护权利人合法知识产权对推动我国完善国际社会所认可的健康的市场经济环境极具重要意义。

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作者简介：

马东晓律师

合伙人北京办公室

业务领域：知识产权, 诉讼仲裁

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输12

陈嘉敏律师

北京办公室知识产权部

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