中伦观点 | 论未注册驰名商标的保护 ——兼评荣华月饼案再审判决
2012年8月28日，距离农历壬辰年中秋节还有近一个月的时间，虽然各大商场里月饼促销活动如火如荼，但这的确是一个平常的日子。然而对于两家缠斗了十四年之久的月饼企业而言，最高法院在这一天作出的（2012）民提字第38号民事判决书，必将使这一天成为他们各自企业发展历史上的重要一天。
事情起源于2006年的一场诉讼，原告荣华饼家有限公司及东莞荣华饼家有限公司起诉被告广州市好又多（天利）百货商业有限公司世博分公司、广州市好又多（天利）百货商业有限公司、中山市今明食品有限公司以及第三人苏国荣商标侵权和不正当竞争，该案历经东莞市人民法院一审、广东省高级人民法院二审和最高人民法院再审，终于在今年月饼大战的高潮作出了终审判决。随后，新闻媒体也积极跟进采访了各方当事人，但让公众匪夷所思的是，面对同一份判决，双方均在新闻发布会上宣称起自己的胜利，媒体也疑惑地评价这是一份“双赢”的判决[1]。
本案之所以广受关注，除了关乎人们喜闻乐见的月饼，还涉及一个知识产权法上的重要问题，即未注册驰名商标保护的问题，这个问题本已争论颇多，最高法院的这份判决，更是引起学界诸多思考，再次引发对未注册驰名商标保护的探讨热潮。
一、未注册驰名商标的法律属性
1982年颁布的商标法，立法的一个重要目的在于加强商标管理，促使生产者保障商品质量，这实际与当时假冒伪劣商品充斥市场不无关系，所以整部商标法强调对商标进行注册管理、对注册商标予以法律保护，对未注册商标的保护没有任何体现，有人曾戏称该部商标法为“注册商标法”。[2]
为了弥补法律对未注册商标保护的不足，1993年颁布的反不正当竞争法规定了禁止采用欺骗性标志从事交易行为的内容，其中对“知名商品特有的名称”的规定基本就是对企业有一定知名度但却未注册的商标提供排除他人假冒的保护，但这一规定并不能应付实践中未注册商标保护的全部问题。
2001年修改的商标法，增加了一些保护未注册商标的规定，其中最主要的是第十三条，其中明确规定了侵害“未在中国注册的驰名商标”或者“不相同或者不类似商品上的他人已经在中国注册的驰名商标”，不予注册并禁止使用。
由此发端，2002年最高人民法院在《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2002〕32号）第二条中，规定了对侵害未注册驰名商标的行为，应当承担停止侵害的民事法律责任。至此，未注册驰名商标的法律地位和保护制度基本确立，之后，各地法院也陆续作出一些保护未注册驰名商标的判决，比较著名的有“酸酸乳”、“小肥羊”等商标侵权案件，以及“中化”、“惠尔康”等商标确权案件，这些案件有效地保护未注册商标权利人的权益，但问题远未解决，在有关未注册驰名商标的一些基本问题上，争议从未停息。
首先，未注册商标保护的客体是什么？
一直以来，关于商标权客体通说认为是指经过国家商标主管机关核准注册的商标，有学者指出，目前，依我国法律可以作为商标权客体的商品商标，应当是文字、图形或其结合，且具有显著特征，便于识别[3]；也有学者进而指出，根据国际惯例和多数国家的商标法律，商标权的客体同时也应包括未经注册的驰名商标[4]。这种说法实际将商标权（或者未注册商标）的客体指向了商标标识，我们姑且称之为“标识说”。
近来不断有观点认为，商标权客体不应采商标或者标识说，而是商标所承载的商誉，而对未注册驰名商标予以保护，恰恰是商标法对商标所承载的商誉予以有力保护的突出体现[5]，此说可以称之为“商誉说”。
笔者认为，标识说对于未注册商标的保护，具有难以解释的诸多缺陷，而商誉说却准确地指明了商标（包括注册和未注册的商标）的根本价值和最终利益所在，在法律明确规定了注册商标享有商标专用权这一民事权利的情况下，未注册商标保护的商誉实乃民法上的法益。
其次，对未注册商标予以保护的前提是什么？
既然未注册商标承载着商家的商誉，或者说未注册商标体现着民事主体的法益，法律当予以保护，但因其尚未上升为民事权利，故无法具有完整的排他和对世效力，对其保护的程度应当与其法益的大小相适应。
商标的生命在于使用，只有在市场上实际使用的商标才能在消费者心中产生商誉，衡量某一商标的商誉可以用知名度高低表示，这里的知名度基本可以与“使用产生的显著性”划等号，换句话说，如果商标因使用产生的显著性越强，则商标越驰名，其商誉越高，其法益越大。
因此，对未注册商标的保护前提，应当是该商标在一定范围内驰名，即达到未注册驰名商标的程度。但在多大范围内驰名以及驰名到什么程度，法律无法设定标准，因为法律是否承认和保护某一利益并不取决于该利益的所在区域和大小，法律只关注该利益是否合法而无法对这一利益进行具体量化。
二、“未注册驰名商标”与“知名商品特有的名称”的关系
虽然反不正当竞争法中规定的“知名商品特有名称”实际是为了保护未注册驰名商标，但两者在诸多方面均有差异。
（一）“未注册驰名商标”与“知名商品特有的名称”在概念和内涵上不同。
如前所述，2001年修订的商标法第十三条规定了未注册驰名商标的内容，但该法及其他法律中并没有使用“未注册驰名商标”的概念，这一概念的明确提出最早出现在最高人民法院《关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕3号）中。从相关法律和司法解释中，可以看出“未注册驰名商标”概念包括“未在中国注册的驰名商标”和“不相同或者不类似商品上的他人已经在中国注册的驰名商标”两种情况，按照我国商标法，这两种情况在指定商品上均属未注册商标。
按照法释〔2009〕3号第十二条规定，未注册驰名商标获得司法保护需符合商标法第十条、第十一条、第十二条规定的禁用条款和禁注条款规定，否则，人民法院不予保护。
“知名商品特有的名称”最早出现于1993年颁布的反不正当竞争法中，经过长期的司法实践，到2007年最高人民法院《关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2007〕2号）进行细化规定时，已经对此概念有详尽的定义：
所谓“知名商品”是指在中国境内具有一定的市场知名度，为相关公众所知悉的商品；所谓“特有的名称”是指具有区别商品来源的显著特征的商品的名称。同样，对于符合商标法第十条第一款、第十一条、第十二条禁止使用和注册条款的，人民法院不予认定知名商品的特有名称。
比较这两个司法解释可以看出，“未注册驰名商标”与“知名商品特有的名称”内涵基本相同，如均是商业标识，均非注册商标、均要求显著性、也允许通过使用获得显著性等等，但外延上仍有以下细微差别。
1.
未注册驰名商标需要达到驰名的程度，但驰名的方式并非限于使用，尤其不限于在中国境内使用；但特有的名称必须是使用于知名商品上的，且该知名商品应当在中国境内有一定的市场知名度。
也就是说，如果未注册商标仅靠广告宣传而驰名，即使在中国境内没有使用，仍可能符合法律予以保护的条件；但某特有名称如果不使用在商品上，或者该商品在中国达不到知名的程度，则无法认定为“知名商品特有的名称”。
2.
虽然未注册驰名商标和知名商品特有的名称均要求符合商标法规定的禁用条款和禁注条款，但两者对禁用条款的适用也存在差异。
从法释〔2007〕2号第五条可以看出，与未注册驰名商标必须符合商标法第十条的全部规定不同，知名商品特有的名称只需符合第十条第一款即可，也就是说县级以上地名或者公众知晓的外国地名不可以作为未注册驰名商标保护但是可以作为知名商品特有的名称予以保护，这显然扩大了“知名商品特有的名称”的认定范围。
另外，仔细推敲最高法院在法释〔2009〕3号司法解释中对未注册驰名商标要符合禁注条款的规定，也颇为让人费解，未注册商标如果属于商标法第十条规定的禁用条款，不予保护尚可理解，但对属于商标法第十一条、第十二条的禁止注册条款而不予保护的规定似乎不甚合理，既然原本打算对未注册商标提供保护，何必再要求该未注册商标需要符合注册条件呢？而实践中，“酸酸乳”商标注册于乳酸菌饮料时即被商标局以违反商标法第十一条为由驳回，但最终法院还是认定其构成“未注册驰名商标”。
3.
未注册驰名商标要求在国内大部分地区具有较高的市场知名度；知名商品特有的名称只要在一定市场范围内为相关公众知悉即可。
根据最高人民法院原副院长曹建明在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话，未注册驰名商标至少应在国内大部分地区具有较高的市场知名度，为相关公众所熟知；而“知名商品特有的名称”只要在一定市场范围为相关公众知悉即达到“知名”的要求，而不必要求在全国范围知名[6]。换句话说，“特有名称”附着的商品只要在经营者和竞争者共同存在的经营活动区域内知名即可。
（二）“未注册驰名商标”与“知名商品的特有名称”在救济方式上的差异。
由于“未注册驰名商标”与“知名商品特有的名称”分别由不同的法律调整，导致其对同一法益的救济方式明显不同。
按照现行商标法律和司法解释，侵害未注册驰名商标权益的应当分别承担行政和民事法律责任，按照商标法实施条例规定，工商行政管理部门有权责令侵权人停止使用该未注册驰名商标，收缴、销毁其商标标识，商标标识与商品难以分离的，一并收缴、销毁侵权商品。按照法释（2002）32号司法解释，侵权人也应当承担停止侵害的民事法律责任。
按照反不正当竞争法及其司法解释，侵害“知名商品特有的名称”也应当分别承担行政、民事责任，工商行政管理部门可以责令停止违法行为、没收违法所得、处以一倍以上三倍以下的罚款；情节严重的可以吊销营业执照。按照法释〔2007〕2号司法解释，行为人应当停止不正当竞争行为，损害赔偿数额的确定可以参照侵犯注册商标专用权的方法计算，这意味着，即使原告难以拿出具体损失的证据，仍旧可以适用法定赔偿，另外，该司法解释还规定善意使用造成混淆的，在先使用者可以请求责令在后使用者附加足以区别来源的其他标识，这对原告而言，也增加了诉讼的灵活性、降低了败诉的风险。
比较两法关于认定范围、救济方式尤其是损害赔偿的异同，依据反不正当竞争法主张“知名商品特有的名称”明显较依据商标法主张“未注册驰名商标”权益，救济更加容易和充分。
三、“未注册驰名商标”与已注册商标的冲突及解决
既然“知名商品特有的名称”属于未注册驰名商标，且能够得到法律保护，而注册商标当然也能够得到法律保护，那么，当两者发生冲突呢怎么办呢？
未注册驰名商标与注册商标的冲突存在两种表现形式，一是未注册商标驰名在先，注册商标注册在后；一种是注册商标注册在先，未注册商标驰名在后。
第一种表现形式是指未注册商标因长期使用而积累了商誉，产生了显著性和知名度，但商标所有人因各种原因没有及时申请商标注册，反而该商标被他人申请注册。此时，未注册驰名商标与注册商标又有两种冲突的具体表现，一是在注册商标注册确权环节中的冲突，二是双方在市场使用环节中产生的冲突。
对于注册确权环节未注册驰名商标与注册商标的冲突，商标法第十三条第一款和第四十一条第二款已经作了规定，具体又涉及商标法第十五条、第十六条和第三十一条。
商标法第三十一条规定了申请商标注册不得违反的两种情形，即不得抢注他人应使用并有一定影响的商标，和他人现有的在先权利。其中第一种情形即指未注册驰名商标，第二种情形是指姓名权（自然人）、名称权（法人）、肖像权、外观设计专利权以及著作权等民事权利[7]。需要注意的是，这两种情形是存在竞合的，如果某一在先权利应用于商品上经过长期使用而成为商业标识并建立起商誉，那么该商业标识既是在先权利也是未注册驰名商标。
这种竞合对于未注册驰名商标与注册商标在确权环节上的冲突而言意义不大，但在市场使用中两者的冲突，却有着实际的意义，即如果这些在先民事权利不属于商标法意义上的使用，则无法取得未注册驰名商标的商誉，也不应在与注册商标的冲突中得到保护。
对于未注册驰名商标在具体使用中与注册商标的冲突，最高人民法院在多个司法解释中均作了规定，其掌握的处理原则为：审理这类权利冲突案件，要遵循诚实信用、维护公平竞争和保护在先权利等原则[8]。
需要强调的是，笔者认为商标在使用环节上其实不存在真正的权利冲突，因为民事权利均是法律所规定，均为合法的权利，均有法律规定之下的支配权（即使用权），不可能存在一个支配权大于另一个支配权的情况，所谓使用中的权利冲突其实是标识的冲突而不是权利的冲突；权利冲突只能在确权环节上出现，因为在权利取得过程中，法律是有可能在赋予一项权利过程中与另一项权利发生冲突的，在先的民事权利是可以阻却在后民事权利的取得的。[9]
仔细分析未注册驰名商标与注册商标在使用中的所谓权利冲突，本质看，是商业标识之间的冲突，即冲突双方均声称对各自使用（或者注册）的商业标识享有权利，而该商业标识也是相同或者近似的。按照人民法院处理此类冲突案件的原则，结合商标权客体非为标识实乃商誉的正确认识，司法实践中只要考察双方是否有侵占他人商誉现象即可，如有则应予以制止，如无则均应同等保护。而对于双方均享有各自商誉的情况，可以比照注册商标共存原则，要求使用者规范使用或者附加足以区别商品来源的其他标识，以免消费者在市场上混淆即可。至于商业标识背后的姓名权或者其他什么民事权利本身，概与案件争议无关，真正与案件争议有关的是该商业标识所代表的商誉。
关于未注册驰名商标与注册商标冲突的第二种表现形式，实践中只有双方在使用环节中产生冲突的一种具体形式，且大部分未注册商标使用人出于对注册商标的避让，很少出现注册商标在先而未注册商标又在后驰名的情况，但近几年还是因各种原因出现了多个此类案例，例如百事可乐的“蓝色风暴”商标侵权案和苹果公司的“IPAD”商标侵权案件。
此类案例因涉及的法益不仅包括一方注册商标或者另一方未注册商标的商誉，还要考虑注册商标一方享有财产权利所衍生的请求权等等，譬如基于请求权产生的即使商标未使用也享有的注册预留空间。如此一来，使得此类案件中对未注册驰名商标是否应予保护、以及如何保护均极具争议，各种意见莫衷一是。有人认为因不会误认为商品来源于商标权人，不能认定构成侵权行为；有人认为即使认定构成侵权，也不应当赔偿损失，因为注册商标权人尚未实际使用该商标，不会给其造成实际损失；也有人认为，应当按照未注册驰名商标的获利等确定赔偿损失的数额，因为这些获利恰恰是挤占注册商标市场份额的结果；还有人认为虽然不存在现实的市场混淆，但商标权人注册商标预留的使用空间受到侵占，还是构成商标侵权[10]。
笔者赞同上述最后一种观点，因为注册制度是我国商标制度的基础，对注册商标应当给予必要的尊重，无论是否存在现实的市场混淆，在后未注册商标使用人均不能侵入注册商标专用权的保护范围。进而，在后未注册商标使用人如果有反向混淆行为，人民法院应当认定为一种掠夺商誉的不正当竞争行为，依据反不正当竞争法第二条予以制止。
四、“荣华月饼”作为未注册驰名商标与“荣华”注册商标可以共存使用
在前文述及的最高人民法院关于“荣华月饼”商标侵权和不正当竞争再审判决中，抛开三被告侵犯香港荣华的图形商标外，案件争议的主要问题就是香港荣华饼家是否对“荣华月饼”这一未注册商标享有权利，以及今明公司经过“荣华”商标的权利人授权后的相关使用行为是否构成不正当竞争，这两个问题最后指向的其实就是未注册驰名商标与注册商标的冲突问题。
虽然一审法院认定“荣华月饼”四个字构成“未注册驰名商标”[11]，二审法院改判认定为“知名商品特有的名称”[12]，但两者并无本质区别。拨开纷繁证据后的面纱，对于一二审法院认定的可追溯至1950年成立的荣华饼家自1987年开始陆续进入广东市场，并于1994年在东莞设厂生产销售的证据，最高法院均予以了认可，这本身已经说明最高法院认可了香港荣华在月饼产品上所积累的商誉，按照“商标客体即商誉，商誉即法益”的理论，也可以说最高法院已经认可香港荣华对“荣华月饼”享有法益，至于这一法益是叫“未注册驰名商标”还是“知名商品特有的名称”并不重要，因为紧接着最高法院阐述了这一法益与商标权冲突时的解决方案。
判决书中进而认为“被诉侵权商品上文字部分的主要识别部分“荣华”与今明公司被许可使用的第533357号商标文字组合及呼叫基本相同，且该标识使用在月饼上，故今明公司在被诉侵权商品上使用“荣华月饼”文字的行为具有正当性”[13]。
此段判词阐述了在后注册商标与在先未注册驰名商标（或者称知名商品特有的名称）冲突时，在双方均有商誉的情况下，在后注册商标正当使用的权利应予保护的司法要义。这一司法要义体现的是同等尊重各自享有的商誉，通过规范、诚信地使用使两者并存于市场。
因此，仅仅指明在后注册商标有权正当使用是不够的，因为此种冲突下也应保护未注册驰名商标的商誉，正当使用注册商标不能侵犯他人的在先权益，只有各自规范使用才是兼顾双方利益的有效措施。该判决表明：今明公司在已经使用第533357号注册商标的情况下，再在月饼上使用“荣华月饼”文字进行描述性使用具有正当性。
行文至此，本案似乎真相大白，但本案实际真的是一起权利冲突案件吗？让我们听一听二审法官结案后说法。
“但实际情况是，今明公司生产的被控侵权产品上并没有使用该注册商标，而使用的是从左到右排列的荣华月饼四个字。因此，笔者认为所谓的“权利冲突”是一个伪命题，而由此引申出来的问题是：今明公司实际使用的商标究竟是注册商标还是未注册商标？[14]”
由此看来，本案中，虽然今明公司获得第533357号注册商标的使用许可，但其并未在月饼上使用该注册商标，反而使用了与香港荣华知名商品特有的名称相近似的“荣华月饼”四个字，结合其侵犯月饼包装盒上的另外四个注册商标的事实，已经显见其意图利用香港荣华的商誉从事不正当竞争，此时，本案已经不再是未注册驰名商标与注册商标相冲突的案件，这一点显然在再审中被忽略了。
当然，作为两家已经争斗了十四年之久的月饼生产企业，不管最初是否有不正当竞争，毕竟已经各自生产经营多年，并存使用应是一个有效的解决之道。笔者赞同孔祥俊庭长在“张小泉”剪刀案中倡导的“法院根据二者使用的历史和现状，公平合理地裁判其共存，并对上海张小泉的具体使用作适当的限制。这种处置不可能将两者在市场上作完全清楚的划分，但作“你死我活”的处置更不符合历史和现状，从根本上不公平，所以这种退而求其次的处置还是符合实际和实事求是的。”[15]
注：
[1] 载时代周报200期，《港粤“荣华”14年拉锯战谁的“荣华”？》特约记者王媛，http://www.time-weekly.com/story/2012-09-26/126984.html，2012年11月10日访问。
[2] 该法唯一出现未注册商标的条款在第三十四条，规定了对未注册商标的行政管理，即现行商标法第四十八条。
[3] 郑成思着：《知识产权论》，法律出版社1998年第一版，第174页。
[4] 李永明主编：《知识产权法》，浙江大学出版社2000年第一版，第522页。
[5] 杨叶璇：《商标权客体是商标所承载的商誉——兼谈对未注册驰名商标的保护》，载《中华商标》2007年第2期。
[6] 见曹建明：《全面加强知识产权审判工作，为建设创新型国家和构建和谐社会提供强有力的司法保障》，2007年1月18日在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话。
[7] 关于商标法第三十一条适用中在先权利的种类，一般认为主要包括上述五种。参见汪泽：《对在先民事权利的保护—适用《商标法》第三十一条典型商标异议案点评》，载《中华商标》2007年第12期。
[8] 见曹建明：《求真务实、锐意进取、努力建设公正高效权威的知识产权审判制度》，2008年2月19日在第二次全国法院知识产权审判工作会议上的讲话。
[9] 有学者认为“权利冲突”是个伪命题，也有学者认为商标法第九条已有权利冲突的规定，故在民事纠纷中可以沿用“权利冲突”的概念，最高人民法院法释[2008]3号即有此规定，但商标法第九条恰是仅指商标注册确权环节，该条并未指出民事纠纷中存在权利冲突。
[10] 孔祥俊：《商标的标识性与商标权保护的关系——兼及最高法院有关司法政策和判例的实证分析》，载《人民司法》2009年第15期。
[11] 广东省东莞市中级人民法院（2006）东中法民三初字第35号民事判决书。
[12] 广东省高级人民法院（2007）粤高法民三终字第412号民事判决书。
[13] 最高人民法院（2012）民提字第38号民事判决书。
[14] 高静：《“荣华月饼”的未注册驰名商标与知名商品特有的名称之辩》载《中华商标》2009年第9期。作者即（2007）粤高法民三终字第412号民事判决书中合议庭成员。
[15] 同注11。
注：此篇文章为马东晓律师2013年11月份所写。
作者简介：
合伙人 北京办公室
业务领域：知识产权, 争议解决
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