原文刊载于《知识产权》2018年第10期，转载请注明

作者简介：

     金海军，中国人民大学法学院教授

内容提要

美国最高法院在2017年开庭期仅就三起知识产权案件作出判决，这是最近十年来数量较少的一次，但这些案件所处理的争议引发广泛关注，包括专利损害赔偿的计算、双方复审程序的合宪性、双方复审的裁决范围等。在这些争议的背后，还涉及诸如专利法的域外效力、专利权的财产权本质属性、法律解释等更加宏大的议题。它们对于深入理解专利法具有重要意义。

一、前言

根据其官网显示，美国最高法院在2017年开庭期（2017年10月至2018年6月）共审理并判决76起案件，这一数据与往年持平。但该年度所判决的知识产权案却是最近十年来数量较少的一次，与2009年、2015年的相同，均为三件。而且，这三件知识产权案全部为专利案件（参见表1）。

该年度也是自戈萨奇于2017年4月宣誓就任大法官以来参加审判的第一个完整的工作年。在知识产权案件方面，他代表美国最高法院撰写了其中一份判决书，并在另一起案件中撰写了反对意见书。另外值得关注的是，肯尼迪大法官在该年度结束之际宣布，其于7月底退休，这就使刚刚补充完整的美国最高法院又添变数，当然也为特朗普总统提供了第二次提名大法官的机会。7月9日，特朗普总统很快宣布，提名布雷特·卡瓦诺（Brett Kavanaugh）为接替肯尼迪大法官的候选人。10月6日，参议院以50:48的投票结果通过了此项提名，卡瓦诺已宣誓就任第114位美国最高法院大法官。卡瓦诺法官此前任职于哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院，曾经担任肯尼迪大法官的书记官，也被认为属于保守派。因此，这一结果将使得美国最高法院继续保持保守派力量的多数地位。

在2017年开庭期判决的这3起知识产权案件（参见表2），从时间上看，前两起案件是在同一天开庭进行口头辩论，并且在同一天作出判决的，而另一起案件则是在该年度临近结束之际才作出的判决。从案件所涉及的争议看，前两起案件均涉及专利法中的双方复审程序（inter partes review，以下简称IPR），一是其合宪性问题，二是双方复审的审查范围问题。另一起案件则针对侵犯专利权的损害赔偿计算问题，即侵权人在国外所获得利益是否算作侵权获利。从判决结果来看，三起案件均不属于全体一致判决（unanimous decision），反映出大法官之间对前述问题存在不同意见，其中两起案件撤销了巡回法院的判决，一起案件是予以维持。

以下按照不同主题，分别介绍该年度知识产权案件的基本案情、判决结果与依据，并对每一案件作一简要评论。

二、专利损害赔偿的计算：国外的收入是否算作侵权获利

（一）WesternGeco LLC v. ION Geophysical Corp.案的基本案情

WesternGeco公司在一套用于测量海洋地貌的系统上拥有四项专利。这套系统是利用横向导引技术（lateral-steering technology），相比以往的测量系统而言可以得到更高质量的数据。WesternGeco公司自己利用该技术为石油天然气公司提供测量服务，从未向竞争对手出售或者许可。在数年之内，WesternGeco公司是唯一使用横向导引技术的测量公司。但是在2007年下半年， ION地球物理公司（以下简称ION公司）开始销售一套与WesternGeco公司具有竞争性的系统。ION公司在美国制造了用于该套竞争性系统的部件，而后将这些部件运送给国外公司。这些公司再把这些部件组装成一套系统，并利用该系统来跟WesternGeco系统竞争客户，而这两套系统并没有什么区别。

WesternGeco公司以《美国专利法》第271条（f） 款和第271条（f）款为依据，在美国德克萨斯州南区法院（District Court for the Southern District of Texas）提起侵犯专利权诉讼。在一审过程中，WesternGeco公司证明，由于ION公司的侵权行为而导致其失去10份测量合同。陪审团认定ION公司构成侵权，并认为应当判决赔偿许可使用费损失1250万美元、利润损失9340万美元。ION公司提起一项审判后动议（post-trial motion），请求法院对陪审团裁决（verdict）不予采纳，理由是WesternGeco公司不可能获得这些利润损失赔偿，因为第271条（f）款不具有域外效力（does not apply extraterritorially）。美国德克萨斯南区法院判决否定了ION的动议。ION公司遂向美国联邦巡回法院提起上诉。上诉法院认为，ION公司应当根据第271条（f）款承担侵权责任，但第271条（f）款并不允许专利权人从发生在国外的利润损失中得到弥补，故撤销了一审判决。WesternGeco公司不服该判决，向美国最高法院申请上诉并获得受理。

（二）判决结果与依据

美国最高法院于2018年4月16日举行口头辩论，2018年6月22日作出判决。托马斯大法官撰写法院判决，以7:2的结果撤销了美国联邦巡回法院的判决，将案件发回重审。金斯伯格大法官撰写反对意见，布雷耶大法官参加该意见。

美国最高法院认定：判决给予WesternGeco公司以利润损失赔偿，是对《美国专利法》第284条的一种可允许的国内适用（a permissible domestic application）。其具体理由如下。

1.反对专利法具有域外效力（presumption against extraterritoriality）的这一推定，是假定联邦制定法“只适用于美国司法管辖区域。”在决定有关域外效力的问题上，采用的是两步结构（two-step framework）：第一步要问“是否该推定已经遭到反驳”。如果未被反驳，则第二步要问“是否该案件涉及对于制定法的国内适用”。在有关第二步问题的裁决中，法院首先要确定“制定法的‘焦点’（focus）”是什么，而后要问与该焦点相关的行为是否发生在美国境内。i如果回答是肯定的，那么，该案件就涉及对于该制定法的一种可允许的国内适用。通常来说，更为可取的做法是从第一步开始，但是，法院在“适当的情形中”也可以自主决定从第二步开始。在该案中，美国最高法院正是行使了这样的自由裁量权。

2.在确定“制定法的‘焦点’”——亦即“它所关心的目标”时，法院对涉案法律条款的分析并不是在真空状态中进行的。如果它与其他条款合并适用，那么，必须做到与这些条款的相互协调。《美国专利法》第284条是总的损害赔偿条款，它规定“法院应当判决给予请求人充分的损害赔偿，以使其因侵权行为而获得补偿”。这个条款的焦点是“侵权行为”（infringement）。第284条的“压倒性目的”（overriding purpose）是“使专利权人从侵权行为中获得完全的补偿”。第271条则确定了可能侵犯专利权的若干方式。因此，为确定第284条在某一特定案件中的焦点，就必须确认所发生侵权行为的类型。第271条（f）款正是WesternGeco公司提起侵权诉讼主张以及凭此而获得利润损失赔偿的依据。该条款所调整的是“对进出口美国进行供应”（supplying in or from the United States）的国内行为（domestic act），而美国最高法院此前在其他判例中已经承认，它所维护的是美国国内利益。l总之，在涉及第271条（f）款的侵权案中，第284条的焦点就是从美国出口部件的行为。因此，该案当中与制定法焦点相关的行为，很清楚是发生在美国的。

3. ION公司提出了相反的主张，认为该案的制定法焦点“显然是在于损害赔偿判决”（self-evidently on the award of damages）。但美国最高法院认为，这个主张不具有说服力。判决给予损害赔偿并不是该案的制定法焦点。损害赔偿本身只是制定法达到其为侵权行为提供救济的手段，而该案导致利润损失赔偿的海外事件，对于侵权行为而言则纯粹是偶然的。ION公司主张，对于在外国发生的损害而判决给予赔偿，是对损害赔偿条款的一种域外适用。美国最高法院则认为，这是ION公司对RJR Nabisco案判决中部分内容的误读，后者所解释的是某一诉因的一项实体要素，而不是一项救济性损害赔偿条款。

4.关于持反对意见的大法官所主张的，《美国专利法》并不允许基于国外利润的损失而判决给予赔偿，该判决指出，这种意见是把法律规定的损害与由该损害所产生的赔偿两者混为一谈了。如果把第271条（f）款与第284条结合起来看，就会发现，法律允许专利权人从国外的利润损失中获得补偿。根据第284条，损害赔偿要求是“充分的”，足以从侵权行为当中得到弥补，它们使得“（专利权人）处于假如未遭到侵权时本来应有的状态”。特别是，专利权人有权“从侵权发生后的经济状况与假如侵权行为未发生时所应有的经济状况之间的差额”而获得补偿。这个补偿包括了利润损失，而如果专利权人证明行为人构成了第271条（f）款的侵权行为，则其可以包括国外的利润损失。

（三）简要评论

该案涉及《美国专利法》中关于侵权行为与损害赔偿条款的解释与适用，即该法的第271条（侵权行为）与第284条（损害赔偿救济），而其中的争议焦点又在于第271条（f）款。

第271条规定了侵犯专利权的各种不同的类型。通常的侵权行为就适用该条的（a）（c）三款即可，它们分别对应的是直接侵权、引诱侵权与帮助侵权行为。这些规定是在现行的《美国专利法》于1952年制定时即已经存在的。但该案涉及的是该条的（f）款，而事实上，该条款迟至1984年才由国会以修法的形式增加规定。这样的现代趋势，恰恰反映了美国专利法变迁过程中不断扩张专利权保护的这一历史事实。

19世纪中叶所作的Brown案判决表明，美国最高法院在传统上对于专利权保护作狭义解释。在该案中，法院认为在公海上使用美国专利，并不能依据美国专利法而请求获得损害赔偿，因为“在美国司法管辖区域之外使用该项发明，并不侵犯美国专利权人的权利”，被告只有在专利权人享有专有权的区域（即在美国）与之发生竞争的范围内，才应当向专利权人作出补偿。由此可见，该判决的目的在于避免使专利法具有域外效力（extraterritorial effects）。直至1972年的Deepsouth Packing案，美国最高法院还是认定，把某一专利组合物的部件出口，并在海外快速组装，并不构成侵权。但此时立法开始发生变化，国会似乎要离开这种传统了。1984年，国会通过立法，在第271条当中增设（f）款，从而推翻了Deepsouth Packing案判决。据此，专利部件的出口商如果（1）销售某一专利的部件用于外国组装，并且（2）假如该组装行为发生在美国，从而须根据第271条（b）或（c）款承担责任的，那么，该出口商应承担侵权责任。四年之后，国会在1988年又通过《方法专利修正法》（Process Patent Amendment Act），改变了长期以来遵循的关于进口由某一侵权方法所获得的产品不构成侵权的规则。这项新的立法被编入第271条（g）款，美国的方法专利拥有人据此而有权将按照其专利方法在海外制造的产品排除在美国市场之外。这段历史表明，国会确实有意将那些本来按照第271条前三款的规定不构成侵权行为的行为，增加规定为构成侵权。比如，第271条（a）款规定相关行为必须“发生在美国”（within the United States），而第271条（f）款则规定相关行为是“对进出口美国进行供应”。但是，该案的反对意见则认为，19世纪中叶Brown案中的规则在今天的WesternGeco案中仍然成立，即ION公司只是在其侵害了WesternGeco公司在美国享有制造、使用、销售其发明的专有权的情况下，才须给予补偿。这一观点似乎没有留意到国会立法的转变。

事实上，美国最高法院于十年前在Microsoft Corp. v. AT & T Corp案中，也曾就第271条（f）款作出过判决。金斯伯格大法官撰写的法院判决认定该案适用第271条（f）款，但是由于被告微软公司向海外公司提供的操作系统的母盘，海外客户复制之后再安装在电脑上并且销售，不符合该条款的规定，故最终判决微软公司不承担侵权责任。

三、双方复审的合宪性审查：专利权是公权还是私权

（一）Oil States Energy Services, LLC v. Greenes Energy Group, LLC案的基本案情

该案争议对象是美国国会在2011年《美国发明法》（AIA）中所引入的双方复审（以下简称IPR）。该程序授权美国专利商标局（以下简称USPTO）可以在特定情形中，重新审查并且取消一项已授予专利的权利要求。除专利权人之外的任何人都可以提出复审申请，但只限于“以包含在专利或者印刷出版物中的现有技术为根据”而就所涉及权利要求是否符合新颖性或者非显而易性标准提出异议。双方复审由美国专利审判与上诉委员会（以下简称PTAB）举行，申请人和专利权人均有权作某些方面的证据开示，可以提交宣誓证词或书面陈述，由PTAB举行口头听证，并且，当事人对PTAB的最终裁决不服的，可以上诉至美国联邦巡回法院加以司法审查。

该案双方当事人是Oil States能源服务公司（Oil States Energy Service, LLC，以下简称Oil States公司）与Greene s能源集团公司（Greenes Energy Group, LLC，以下简称Greenes公司），它们的业务都是为油田开采提供服务。Oil States公司于2001年获得了一项关于液压压裂用井口设备保护装置和方法的专利。2012年，Oil States公司起诉Greenes公司侵犯其专利权。后者转而对该专利权的有效性提出挑战。在侵权案件的证据开示程序结束之际，Greenes公司同时在PTAB提起双方复审申请，主张该专利的两项权利要求是不可专利的（unpatentable），因为它们的新颖性被现有技术所破坏，然而Oil States公司在其原始专利申请文件中并未提到该项现有技术。Oil States公司提交答辩，反对举行复审。但PTAB认为，Greenes公司证明了该两项权利要求确有合理的可能被判定为不可专利，故依然决定进行复审。

于是，侵权诉讼程序与双方复审程序同时进行，而在此过程中，审理侵权案件的联邦地区法院于2014年6月发布了一份关于权利要求解释的裁定。该裁定对于所争议专利权利要求的解释，以某种方式抵消了Greenes公司依据现有技术而提出的主张。不过，在数月之后，PTAB公布了最终的书面裁决，认定争议的权利要求是不可专利的。PTAB虽然承认地区法院的相反裁定，但还是认为，该权利要求由于现有技术而被破坏了新颖性。

Oil States公司向美国联邦巡回法院提起上诉，除了关于所涉及的权利要求是否可授予专利这个事项之外，还就PTAB举行双方复审的合宪性（constitutionality）提出异议。特别是，它主张，撤销一项专利的裁决必须由根据《美国宪法》第3条成立的一家法院（Article III court）在陪审团面前作出。但联邦巡回法院维持了PTAB的裁决。故Oil States公司继续向美国最高法院提起上诉并获得受理。

（二）判决结果与依据

美国最高法院于2017年11月27日举行口头辩论，2018年4月24日作出判决。托马斯大法官撰写了法院判决，以7：2的结果维持美国联邦巡回法院的判决。布雷耶大法官撰写一份协同意见，金斯伯格与索托马约尔大法官加入。反对意见则由戈萨奇大法官所撰，罗伯茨首席大法官参加该意见。

美国最高法院认为，该案所要解决的问题是：美国专利法规定的双方复审程序是否违反《美国宪法》第3条或者第七修正案？答案是，这两条均未违反。

1.双方复审并不违反《美国宪法》第3条

（1）根据先例，国会拥有相当大的权力范围，可以决定将有关公权利（public right）的审判职责交给《美国宪法》第3条法院之外的机构。双方复审正好符合这项公权利规则（public-rights doctrine）。授予一项专利属于涉及公权利的事项。双方复审就是对该授权的重新审查，而国会允许把重新审查的行为保留在USPTO的职责范围内。具体而言，可分为两点。第一，授予一项专利系公权利规则的调整范畴。授予一项专利涉及“从政府与他人之间所产生”（arising between the government and others）的事务。特别是，专利属于“公共特许权”（public franchises）。此外，授予专利是一项“宪法功能”，可以由“行政或者立法部门”实行，而无需“司法确认”。第二，双方复审所涉及的事务与授予专利相同。它是对“此前所授予专利的二次审查”，与最初授予专利所涉及的利益相同。双方复审虽然是在专利授予之后发生，但它与专利授予没有区别。对于专利的权利要求，PTAB虽不属于《美国宪法》第3条规定的法院，但它有权将之撤销，美国最高法院也承认，特许权受到同样形式的限制。

（2）美国最高法院承认专利权是“专利权人的私有财产”（private property of the patentee），但是，这些判例的观点与该案结论并不矛盾。它们并没有剥夺国会有权规定在授予专利之后的行政审查。而且，这些判例是根据1870年《美国专利法》所作的，顶多只能解读为描述了那个时代所存在的制定法规定。

（3）尽管关于专利效力的裁决，在18世纪通常是由英国的普通法法院（English courts of law）所作出的，但是，这段历史并不能证明双方复审程序就违反了如下“一般”原则，即“国会不得撤回任何从其本质而言属于普通法诉讼对象之事务的司法承认”（Congress may not withdraw from judicial cognizance any matter which, from its nature, is the subject of a suit at the common law）。在那时，撤销一项专利的其他方法是向枢密院（Privy Council）申请撤回专利，而这个方法就类似于今天的双方复审。该案当事人并没有引用任何资料，暗示美国宪法的制定者在当初撰写宪法的专利条款时未曾意识到那时存在着这种通常的做法，或者他们要将这种做法从专利条款的范围中排除出去。与之相关的是，美国在传统上确实是由法院对专利效力作出裁决的，但是，这一事实并不意味着它就必须永久如此。历史上的惯例在该案中不具有决定性，因为公权规则所调整的事务可以交由立法、行政或者司法机关处理。国会在以前将专利无效问题交由法院处理，并不意味着它在今天不可以交由专利局处理。

（4）双方复审的各种程序与法院通常所适用的程序是相似的，但并不能因此得出结论，认为双方复审违反了《美国宪法》第3条。美国最高法院在决定某种审判程序由宪法第3条法院之外的机构实施是否不当时，并不采用“相似性”标准。

（5）该案判决的结果应作狭义适用。它只用于处理关于双方复审的合宪性问题，以及Oil States公司由此提起的宪法异议。它不应被错误地解释为这样的暗示，即专利不属于在正当程序条款（Due Process Clause）或者征收条款（Takings Clause）上的财产。

2.双方复审没有违反《美国宪法》第七修正案

假如国会将某一事务交由一家非《美国宪法》第3条的审判机构（non-Article III tribunal）来审理是适当的，那么，“第七修正案就不构成任何独立的理由，以阻止由一位非陪审团的事实审理者（nonjury fact finder）来审理案件。”因此，既然已经驳回了Oil States公司依据《美国宪法》第3条而提出的异议，也就解决了它依据《美国宪法》第七修正案所提出的异议。

（三）简要评论

2011年国会通过《美国发明法》（Leahy–Smith America Invents Act，以下简称AIA），可谓美国半个世纪以来对专利制度所作的最全面的一次改革，既包括实体性方面，比如由先发明制而改为发明人先申请制，也涉及许多程序性设计，例如创设多种关于专利授权前异议与授权后复审的程序。其中，双方复审（以下简称IPR）自生效以来广受应用，但也引起诸多争议。迄今在美国最高法院已经审理了三起涉及双方复审的案件。除了2017年度的这两起案件之外，还有2016年的Cuozzo案，当然，它们是从不同的角度来处理双方复审问题的。

该案涉及的问题是：双方复审程序是否违反《美国宪法》第3条与第七修正案。争议焦点在于，一项已经获得授权的专利（或其权利要求）在事后重新审查中发现它其实不符合专利授权条件从而将之宣告无效（或撤销），这个程序是否必须由司法机关（即根据《美国宪法》第3条所设立的法院）来执行，并且应当由陪审团审理。

首先必需了解，美国宪法是根据三权分立原则确定的，因此，前三个条款分别规定了立法权（第1条）、行政权（第2条）和司法权（第3条）。所谓的《美国宪法》第3条法院，就是指上至美国最高法院，中间为巡回上诉法院，下至联邦地区法院的联邦法院系统。与之相对但也在行使审判职能的机构，则被称作《美国宪法》第2条法院或审判机关。在知识产权领域特别是专利领域也有后者这样的机构，比如该案所涉及的PTAB，负责337调查的国际贸易委员会（以下简称ITC）。PTAB、ITC负责审理案件的官员也被称为法官（judge），但他们实际是行政法官（administrative judge），区别于在联邦法院系统的法官。

其次，美国的历史表明，关于专利无效的问题，从专利制度创立以来的很长时间里都是由联邦法院审理的。因此，通常是在专利权人对他人提起侵权之诉后，被控侵权方以提出专利无效作为抗辩，从而由审理侵权案件的法院一并处理专利效力与侵权的问题。但是，这种做法随着国会对专利法的进一步修改而逐步改变。再审查（reexamination）是1980年被引入专利法的，1999年的《美国发明人保护法》（American Inventors Protection Act）将以往的再审查程序更名为单方再审查（ex parte reexamination）程序，同时引入双方再审查（inter partes reexamination）程序。这些程序的设置目的都是为了以比法院诉讼而更快捷、成本更低的方式解决专利效力争议。2011年的AIA则是用双方复审程序，取代了双方再审查程序。这也成为美国最高法院在该案判决中认定双方复审并不违宪的一条重要理由。其他理由在判决书中已经阐明，此处不赘。

最后，该案在美国之所以引起广泛争议，还有一个重要原因，是法院在该案判决中适用的“公权利规则”与专利权作为私有财产权这两者之间的矛盾。所谓公权利，是指由政府向第三人授予的一种权利，比如特许经营权。国会有权将涉及公权利的事务交由非司法机关处理。美国最高法院认为，专利权就是这样的公共特许权。但是，美国最高法院长期以来的判例，却是持专利权为私有财产权的观点。关于专利权的本质究竟为何，兹事体大，非在此以区区简评所能阐明。而美国最高法院亦考虑到该案影响力，故特别指出，该案的判决结果只针对解决双方复审程序的合宪性问题，至于在涉及宪法的正当程序条款与征收条款时，并不能以此否定专利权为私有财产权。

四、双方复审裁决是否应包括申请人所异议的全部权利要求

（一）SAS Institute Inc. v. Iancu案的基本案情

该案当事人SAS研究所（SAS Institute Inc.）是世界著名软件公司，以SAS（即“统计分析系统”的缩写）软件著称，总部位于美国北卡罗来纳州。SAS向USPTO下属的PTAB申请，就ComplementSoft软件公司的软件专利请求进行双方复审，认为该专利的全部16项权利要求都是不可专利的。USPTO的规章（regulation）规定，局长有权决定部分启动复审（partial institution）。于是，USPTO局长决定，只对该专利的部分权利要求进行双方复审，而对其余的权利要求不予启动复审。PTAB的最终裁决也只是处理了该部分权利要求。SAS向联邦巡回法院提起上诉，认为根据《美国专利法》第318条（a）款，PTAB必须就申请人提出异议的每一项权利要求是否具有可专利性而作出裁决。

如前所述，美国国会2011年通过的《美国发明法》增设了双方复审，这是对美国专利法关于专利授权后复审程序作出的重大调整。《美国专利法》第314条规定，如果USPTO局长认定“申请人针对其在复审申请中所异议的至少一项权利要求而有胜诉的合理可能性”，则其“根据当事人申请……决定是否启动复审。”第318条（a）款进一步规定，“如果复审程序已经启动而未予驳回的，”则PTAB“应当就申请人所异议的任何专利权利要求作出一份终局性书面裁决”（shall issue a final written decision with respect to the patentability of any patent claim challenged by the petitioner）。

美国联邦巡回法院判决，对SAS的此项上诉主张予以驳回。SAS遂向美国最高法院提起上诉并获得受理。

（二）判决结果与依据

美国最高法院于2017年11月27日对该案举行口头辩论，2018年4月24日作出判决。戈萨奇大法官撰写法院判决，以5：4的结果撤销联邦巡回法院的判决，发回重审。金斯伯格大法官撰写一份反对意见，布雷耶、索托马约尔与卡根三位大法官加入。与此同时，布雷耶大法官另行撰写一份反对意见，金斯伯格与索托马约尔大法官加入，卡根大法官部分同意该意见。

美国最高法院认为：在启动双方复审程序后，PTAB必须就申请人对已授权专利提出异议的所有权利要求的可专利性作出裁决。具体理由如下。

1.《美国专利法》第318条（a）款文本中的用语是“shall”与“any”，这就表示该项规定是强行法规则，是全称判断，因此，对该条文的解读应指：PTAB必须（must）处理每一项（every）由申请人提出异议的专利权利要求。而USPTO局长的“部分启动复审”的权力，在制定法文本中则没有任何体现。故而，无论根据法律文本还是从上下文来看，均不能推断USPTO局长享有这样的权力。

2. 双方复审系受当事人最初提交申请的引导。国会设定此程序的用意是，由申请人而非USPTO局长来确定其范围。单方再审查（ex parte reexamination）的相关规定表明，国会知道如何授权USPTO局长“在任何时候依据其自身动议”（on his own initiative and at any time）来调查有关的可专利性问题。而双方复审的相关规定则暗示着，USPTO局长“根据当事人申请而决定是否启动复审”，这是一个是与否的选择问题。

3. 美国最高法院的判决也对该案另一方当事人即USPTO局长的主张加以分析与反驳。首先，USPTO局长提出，《美国专利法》第314条（a）款与第318条（a）款之间的文本存在冲突，根据前者规定，是否启动复审是依据“在复审申请中”被认定的权利要求，而后者规定PTAB处理的是“由复审申请人提出”异议的权利要求，这就意味着，USPTO局长有权针对比在复审申请中被异议的全部权利要求更少的权利要求，作出启动复审的决定。但美国最高法院认为，制定法中的扬弃机制（winnowing mechanism），亦即允许专利权人部分同意申请人的异议并且取消任何受到异议的权利要求，就完全能够解释为什么国会在该制定法中的用语会略有不同。其次，USPTO局长提出一项政策性主张，认为部分启动复审是有效率的做法，因为它允许PTAB把精力集中于最有希望取得成功的那些异议上，而不是把时间精力浪费在其他方面。对此，美国最高法院认为这个问题不归法院处理，而应当交由国会解决。

（三）简要评论

这是美国最高法院针对双方复审问题所处理的第三个判例，此前的另两个案件已如前述。相比于Oil States案所引起的巨大争议，该案判决的影响力不如前者，而且处理起来相对不那么复杂。

该案的争议焦点是在《美国专利法》第318条（a）款与USPTO的部门规章之间的冲突。虽然根据规章，USPTO局长有权选择被异议的部分权利要求而启动双方复审，但是，第318条（a）款是要求PTAB应当就申请人所异议的任何专利权利要求作出裁决。故法院在判决理由中，借用文义解释的方法，很容易适用第318条（a）款的规定来推翻USPTO的规章。至于接下来的立法史解释以及对USPTO局长的反驳，只是进一步巩固了判决结果。

布雷耶大法官则从无疑处读出有疑，故撰写出一份很有意思的反对意见。他提出，第318条（a）款中的“申请人所异议的任何专利权利要求”（any patent claim challenged by the petitioner）一语是否真如多数派大法官所认为的那样确定无疑，是指在复审申请人的原始申请文件中（in the petitioner’s original petition）的“申请人所异议的任何专利权利要求”？布雷耶大法官认为并非如此。他举例说明，假如申请人是对涉案专利的全部16项权利要求提出异议，但针对前15项权利要求的异议均不成立，只有针对第16项权利要求的异议成立，那么，PTAB是否就得把前15项权利要求也都重审一遍，而假如当事人向法院提起上诉，法院同样把16项权利要求（含异议不成立的15项权利要求）都进行司法审查。这样做显然是无效率的。他认为该条款的用语存在漏洞，而USPTO的规章，正是为了弥补这个条文解释上的漏洞。

综上，双方复审的相关规定会引出那么多的争议，这恐怕是立法机关在设定该程序之初没有想到的。

结语

2017年度美国最高法院的知识产权案判决，虽然数量不多，但争议不小。除前述介绍的具体事实与裁判依据之外，还应注意这些判例背后的一些重大议题。例如，WesternGeco案涉及专利法是否具有域外效力；Oil States案事关专利权的本质属性；SAS Institute案引发关于法律解释的讨论。因此，这三起案件中均有大法官发表反对意见，也就不足为奇了。

最后，本文对肯尼迪大法官在最近十年来就知识产权案件所发表的意见略作统计与分析，以作为告别的纪念。

自2008年度迄今的十年间，美国最高法院一共就45件知识产权案作出过判决（其中，专利案件为30件）。肯尼迪大法官代表美国最高法院撰写的判决书一共3份。若单纯以数量而论，并不算多。主要原因在于，他自1988年即担任美国最高法院大法官，资历很深，仅次于斯卡利亚大法官（当然，由于后者在2016年初的猝然去世，肯尼迪就成了资格最老的大法官）。

肯尼迪大法官撰写的这几份法院判决，均极具份量：2009年度的Bilski v. Kappos案（商业方法作为专利对象的问题）；2013年度的POM Wonderful v. Coca-Cola案（商标法与FDA规则的适用问题）；2014年度的Commil USA v. Cisco案（善意相信专利无效不能作为引诱侵权的抗辩事由）。特别是Bilski v. Kappos案的判决，一改美国盛行十余年的商业方法专利的判例，导致USPTO修改其专利审查指南，而且，其所引发的争论，绵延至今。

另外，肯尼迪法院还撰写过一份反对意见，即2010年度的Global Tech v. SEB案。美国最高法院在该案判决中认定，被告善意相信不构成侵权的，可以作为引诱侵权的抗辩事由。但肯尼迪大法官对此持反对意见，或许正因为如此，导致他后来在Commil USA v. Cisco案中找到机会，亲自撰写法院意见，对前述判例规则作出了适当调整。

一般认为，自奥康纳大法官在2005年退休之后，肯尼迪大法官就成了美国最高法院在保守派与自由派发生争论时的摇摆票（swing vote）。根据统计，在美国最高法院2008-2009年开庭期的案件表决当中，肯尼迪大法官92%属于多数派意见。形成5:4表决结果（说明其中某位大法官的投票至关重要）的一共有23份判决，肯尼迪大法官在其中的18份判决中站在多数派这一边，其余5份判决站在少数派这边。同样在这23份判决中，有16份判决涉及严格意义上的意识形态争议（在美国主要指堕胎、死刑、控枪和同性恋等问题），肯尼迪大法官在11份判决上参加保守派意见，而在5份判决中加入自由派意见。%6窃以为，称其为摇摆票或许言之不敬，也是肯尼迪大法官本人所反对的恶谥，若按其在某些判决上所起的作用，不妨称之为关键票。例如，2015年的承认同性恋合法化案件，那份著名的法院判决正是出自他的手笔。知识产权案件通常不存在激烈的意识形态冲突，故尚未见到肯尼迪大法官在其中发挥如此关键的作用。只在个别案件中，或许可以看到他的这一有趣的特点。例如，在2012年度的FTC v. Actavis专利案中，美国最高法院的投票结果是5:3（因为阿利托未参加该案审判）。法院判决亦即多数派意见是由布雷耶大法官所撰，同样属于自由派的金斯伯格、索托马约尔、卡根大法官参加该意见；而作为保守派的罗伯茨大法官撰写了反对意见，斯卡利亚、托马斯大法官参加之；被认为属于保守派的肯尼迪大法官在该案中则把关键的一票投给自由派，参加了多数派意见。同样地，在2012年度的Kirtsaeng v. John Wiley著作权案中，他参加了由金斯伯格大法官撰写的反对意见，在2016年度的Star Athletica著作权案中，他参加了由布雷耶大法官撰写的反对意见。此时，他又成了光荣的少数派。

当人们看到这些判决时，不仅可以阅读其中的事实与推理，法律与解释，规则与理论，而且透过字里行间，也不难感受大法官的个人魅力，以及他们在案件形成过程中的所思所为。在肯尼迪大法官之后，谁将成为美国最高法院的关键票呢？

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