‍

1、在审理涉及撤销连续三年停止使用的注册商标的行政案件时，应当正确判断所涉行为是否构成实际使用，如果商标权人有真实使用商标的意图，并且有实际使用的必要准备，但因不可抗力等客观事由，未能实际使用或者停止使用注册商标，均可认定有正当理由。但是，如果没有实际使用注册商标，仅有转让或许可行为，或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专有权的声明等的，不应认定为实际使用。

2、诉争商标核定使用的第42类“计算机软件设计、计算机软件维护”等服务项目，高通公司提交的部分计算机软件著作权登记列表及相关证书等涉及的内容为第9类的软件产品，与第42类无关，不能证明诉争商标于指定期间在核定服务项目上的有效使用；高通公司提交的销售合同中存在伪造行为，即高通公司在合同复印件上添加了“高通”文字及图形商标，试图以此证明诉争商标在该销售合同上进行了真实的使用，故该合同不能被采信。高通公司的举证不能证明高通公司在指定期间实际使用了诉争商标。

中华人民共和国

北京市高级人民法院

行政判决书

(2018)京行终850号

上诉人（原审第三人）上海高通半导体有限公司。

法定代表人程儒萍，董事长。

委托代理人李景健，北京市大器律师事务所律师。

委托代理人王军，北京市盈科律师事务所律师。

被上诉人（原审被告）中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会。

法定代表人赵刚，主任。

委托代理人李娇娜，中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会审查员。

被上诉人（原审原告）卡尔康公司。

法定代表人约翰·斯科特，副总裁兼法律顾问。

委托代理人倪振华，北京市金杜律师事务所律师。

委托代理人李中圣，北京市金杜律师事务所律师。

上诉人上海高通半导体有限公司（简称高通公司）因商标撤销复审行政纠纷一案，不服中华人民共和国北京知识产权法院（简称北京知识产权法院）（2016）京73行初1672号行政判决，向本院提起上诉。本院于2018年2月8日受理后，依法组成合议庭审理了本案。2018年3月21日，上诉人上海高通半导体有限公司（简称高通公司）的委托代理人李景健，被上诉人卡尔康公司的委托代理人倪振华、李中圣到本院接受了法庭询问。本案现已审理终结。

北京知识产权法院经审理查明：

诉争商标系第4305050号“高通”商标，由高通公司于2004年10月12日向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（简称商标局）提出注册申请，并于2008年3月28日由商标局核准注册，核定使用在第42类“计算机软件设计、科研项目研究、计算机硬件咨询、计算机程序复制、把有形的数据和文件转换成电子媒体、计算机软件维护、为计算机用户间交换数据提供即时连接服务、计算机系统设计、包装设计、室内装饰设计”服务项目上，商标专用权期限至2018年3月27日。

卡尔康公司于2013年8月12日针对诉争商标向商标局提出连续三年停止使用撤销申请。商标局经审理于2014年4月27日作出撤201307305号《关于第4305050号“高通”注册商标连续三年停止使用撤销申请的决定》，决定：驳回卡尔康的撤销申请，诉争商标继续有效。

卡尔康公司不服，于2014年5月26日向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）提出撤销复审申请，主要理由为：高通公司向商标局提交的证据并未转交卡尔康公司质证，卡尔康公司对未质证的证据不予认可，故请求商标评审委员会将高通公司提交的证据转交卡尔康公司进行审查并质证；高通公司提交的证据不能证明诉争商标于2010年8月12日至2013年8月11日期间（简称指定期间）在核定服务项目上进行了有效的商业使用，诉争商标应当予以撤销。

商标评审委员会向高通公司寄送的答辩通知被邮局退回，商标评审委员会通过《商标公告》进行了公告送达，高通公司在规定期限内未予答辩。为进一步查明事实，商标评审委员会向商标局调取了高通公司在撤销三年不使用阶段提交的下列证据材料并进行了证据交换：1、高通公司的企业法人营业执照、企业名称变更预先核准通知书；2、企业法人发展大事记及公司荣誉；3、高通公司的商标统计；4、部分计算机软件著作权登记列表及相关证书；5、2008年至2010年高通IC卡交易服务系统介绍图；6、2009年为宣传“高通IC卡交易服务系统及其计算机终端联络、数据信息传输等服务”参照照片、展牌及宣传单；7、高通公司的汽车车身广告照片；8、高通公司于2011年3月8日与深圳市瑞融实业有限公司签订的销售合同复印件、高通公司于2012年12月7日与上海新浩艺软件有限公司签订的销售合同复印件、高通公司于2013年7月10日与上海晟汇贸易有限公司签订的液晶屏加工下单协议复印件及发票；9、高通公司所研发系统的用户手册、高通公司向客户提供的各类解决方案；10、高通公司的广告宣传材料、产品外观图及其宣传单页；11、高通公司商标在其官方网站、平面媒体上发布的宣传资料及相关报刊、媒体的评价等。

卡尔康公司针对上述证据材料的质证意见为：一、高通公司提交的营业执照、企业名称变更情况、企业法人发展大事记、公司荣誉及高通公司的商标统计材料，不能证明诉争商标的使用情况。二、著作权登记列表及相关证书未涉及诉争商标，且涉及的内容为第9类的软件产品，与诉争商标指定使用的第42类服务无关。三、2008年至2010年高通IC卡交易服务系统介绍图属于高通公司的自制证据，没有显示时间，不能作为诉争商标的使用证据，且其所涉及的内容与诉争商标指定使用的第42类服务无关。四、参展照片、展牌及宣传单没有显示时间，且模糊不清、其所涉及的内容为高通汉卡，与诉争商标指定使用的服务无关。五、高通公司提交的合同、发票、用户手册、广告宣传等证据均为其在第9类计算机产品上进行销售的证据，不能证明诉争商标在第42类服务项目上的使用情况。六、报刊媒体对高通公司及其商标的评价显示的时间不在指定期间内，不能证明诉争商标的使用情况。七、高通公司在其官网上的宣传使用证据属于自制证明，未显示时间，其真实性无法证明。综上，高通公司提交的证据材料无法证明诉争商标于指定期间在核定服务项目上在中国大陆进行了真实、公开、有效的商业使用，故请求撤销诉争商标的注册。

2015年12月22日，商标评审委员会经审查作出商评字[2015]第101767号《关于第4305050号“高通”商标撤销复审决定书》（简称被诉决定）。商标评审委员会在被诉决定中认定：本案的焦点问题为诉争商标于指定期间是否在其核定使用的“计算机软件设计、计算机软件维护”等服务项目上进行了真实、有效的商业使用。一、根据高通公司提交的证据8可知：1、高通公司于2011年3月8日与深圳市瑞融实业有限公司签订了销售合同，销售“高通”牌电子元器件，并提交了销售发票在案佐证；2、2012年12月7日上海新浩艺软件有限公司向高通公司订购“高通”牌金属U盘，并备注售后如遇问题半年包换、三年保修；3、2013年7月10日上海晟汇贸易有限公司委托高通公司加工“高通”牌液晶屏。二、根据高通公司提交的证据10可知，高通公司分别在《电子系统设计》、《精选实用设计100例》、《国际光电与显示》、《电子工程专辑》等期刊及“国际电子商情”、“今日电子”等网站上于2011年1月28日、2011年3月2日、2011年3月3日、2011年3月17日、2011年7月5日、2011年12月、2012年2月15日对其“高通”牌“多国文字软件”商品及相关技术进行了宣传报道，并提交了含有其所提供商品的保修卡的证据9用户手册及解决方案在案佐证。综上，高通公司提交的上述证据可以形成完整的证据链，能够证明诉争商标在指定期间在“计算机软件设计、计算机软件维护”服务项目上进行了公开、真实的商业使用，诉争商标在这些服务和与之类似的服务项目上应予维持。高通公司未提交诉争商标于指定期间在“包装设计、室内装饰设计”两项服务项目上的使用证据，故诉争商标在上述两项服务项目上的注册应予以撤销。商标评审委员会决定：诉争商标在计算机软件设计等服务上予以维持，在包装设计、室内装饰设计两项服务项目上予以撤销。

卡尔康公司不服商标评审委员会作出的被诉决定并提起诉讼，请求撤销被诉决定。

在一审举证期限内，高通公司未提交新的证据材料。经法院准许，高通公司在一审庭审后十五日内补充提交了如下证据材料：1、高通公司的新营业执照；2、高通公司的办公室照片；3、上海市房屋租赁合同、证明及高通公司的企业基本信息；4、高通公司所获荣誉；5、销售合同；6、高通字库解决方案产品介绍；7、第127期《国际光电与显示》中的文章《高通升级多国字库芯片，帮助中国电子产品开拓全球市场》），搜狐资讯网页新闻相关打印件。商标评审委员会认为高通公司提交的上述证据材料并非其作出被诉决定的依据，故未对其发表质证意见。卡尔康公司认为，高通公司提交的上述证据材料形成于本案举证期限届满前，高通公司无正当理由逾期提交，法院不应当予以考虑；且前述证据或者未显示诉争商标，或者不在指定期间内，或者并非针对“计算机软件设计、计算机软件维护”等服务项目的使用，不能实现高通公司的证明目的。

另查，高通公司向一审法院补充提交了其于2011年3月8日与深圳市瑞融实业有限公司签订的销售合同原件，原审法院将该销售合同原件与高通公司在商标行政阶段提交的合同复印件进行比对发现，该销售合同原件的左上角并没有显示“高通”文字及图形商标，而复印件的左上角显示有“高通”文字及图形商标。卡尔康公司据此主张高通公司存在伪造证据的行为。经询问，高通公司于2017年6月27日出具了情况说明，称其在商标行政阶段委托上海百一知识产权代理有限公司向商标局提交有关诉争商标的使用证据材料，至于前述销售合同原件与复印件存在不一致的情况，高通公司并不知情。后经原审法院联系上海百一知识产权代理有限公司，就该情况向其进行反馈。上海百一知识产权代理有限公司于2017年7月5日出具了情况说明，称高通公司的前述陈述不属实，其作为高通公司的委托代理人，在商标行政阶段向商标局提交的证据材料均由高通公司提供，其仅对所收到的证据材料复印件进行了整理，并未对高通公司的任何证据进行修改和伪造。

此外，高通公司未能提交其于2012年12月7日与上海新浩艺软件有限公司签订的销售合同、其于2013年7月10日与上海晟汇贸易有限公司签订的液晶屏加工下单协议等证据的原件，并明确表示相关证据的原件已经无法找到。

原审法院庭审后指定的十五日期限届满后，高通公司向原审法院再次补充提交了如下证据材料：1、高通公司办公场所录像；2、高通公司现大堂照片、办公室展示柜照片；3、员工的证人证言；4、高通公司及其关联公司员工名片；5、高通公司参加上海市“专精特新”企业国际市场拓展推进会资料；6、高通公司参加2013年环球资源春季香港电子产品采购交易会资料；7、高通公司参加第二届中国（上海）国际技术进出口交易会参展资料；8、情况说明。卡尔康公司认为，高通公司无正当理由未在本案指定的举证期限内及法院庭审后指定的十五日期限内提交前述证据材料，法院不应当对其予以考虑，故不同意再进行质证。

北京知识产权法院认为，高通公司提交的在案证据材料均不能证明诉争商标于指定期间在“计算机软件设计、计算机软件维护”等服务项目进行了有效的商业使用。商标评审委员会作出的被诉决定主要证据不足，依法应予撤销。卡尔康公司的部分诉讼主张具有事实和法律依据，对其诉讼请求应予支持。

据此，北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第一项之规定，判决：一、撤销被诉决定；二、商标评审委员会重新作出决定。

高通公司不服原审判决并向本院提出上诉，请求撤销原审判决和被诉决定。高通公司的主要上诉理由是：原审法院适用法律错误，本案应适用2013年修订的《中华人民共和国商标法》；原审程序违法，本案应由商标评审委员会举证而不是高通公司举证，原审判决表述为高通公司提交的在案证据材料明显不当；原审法院认定事实错误，高通公司提交的证据可以证明诉争商标于指定期间在“计算机软件设计、计算机软件维护”等服务项目进行了有效的商业使用。

商标评审委员会与卡尔康公司服从原审判决。

在本案二审诉讼中，高通公司补充提交了18份新证据材料，以证明其在指定期间实际使用了诉争商标。卡尔康公司认为上述证据不能证明高通公司在指定期间实际使用了诉争商标。

此外，经本院审理查明，原审法院已查明事实清楚，证据采信得当，且有诉争商标档案、撤销注册商标复审申请书、被诉决定及当事人陈述、笔录等证据在案佐证，本院对原审法院查明的事实予以确认。

本院认为：

《中华人民共和国立法法》第九十三条的规定：“法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往。”本案诉争商标系2013年修正的《中华人民共和国商标法》施行前已经获得注册，故原审法院就本案相关实体问题的审查适用2001年10月修正的《中华人民共和国商标法》，程序问题的审查适用2013年修正的《中华人民共和国商标法》并无不当，高通公司有关原审法院适用法律错误的上诉理由缺乏依据，本院不予支持。此外，本案是审查高通公司注册的诉争商标在指定期间内是否有实际使用，高通公司负有向商标评审委员会提交证据证明其有实际使用诉争商标行为的责任，本案诉讼主要也是审查商标评审委员会对高通公司提交的相关证据能否证明其实际使用诉争商标的认定是否恰当，故原审判决表述为高通公司提交的在案证据材料并无不当，高通公司有关原审程序违法的上诉理由缺乏依据，本院不予支持。

2001年10月修正的《中华人民共和国商标法》第四十四条规定：“使用注册商标，有下列行为之一的，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标：（一）自行改变注册商标的；（二）自行改变注册商标的注册人名义、地址或者其他注册事项的；（三）自行转让注册商标的；（四）连续三年停止使用的。”商标的使用，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。在审理涉及撤销连续三年停止使用的注册商标的行政案件时，应当正确判断所涉行为是否构成实际使用，如果商标权人有真实使用商标的意图，并且有实际使用的必要准备，但因不可抗力等客观事由，未能实际使用或者停止使用注册商标，均可认定有正当理由。但是，如果没有实际使用注册商标，仅有转让或许可行为，或者仅有商标注册信息的公布或者对其注册商标享有专有权的声明等的，不应认定为实际使用。注册商标构成连续三年停止使用的，其被撤销的是注册商标的专用权，而注册商标的专用权范围不同于注册商标的保护范围或禁用权范围，通常来说注册商标的专用权范围小于注册商标的保护范围或禁用权范围。2001年10月修正的《中华人民共和国商标法》第五十一条规定：“注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。”因连续三年停止使用撤销注册商标的，也应当以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

本案中，就高通公司在行政及原审诉讼中提交的证据来说，首先，高通公司在商标行政阶段提交的企业法人营业执照、企业名称变更预先核准通知书、企业法人发展大事记及公司荣誉、高通公司的商标统计、高通公司的汽车车身广告照片等证据与诉争商标的使用情况无关，不能证明诉争商标于指定期间在核定使用的“计算机软件设计、计算机软件维护”等服务项目上进行了有效使用。高通公司提交的部分计算机软件著作权登记列表及相关证书等涉及的内容为第9类的软件产品，与诉争商标核定使用的第42类“计算机软件设计、计算机软件维护”等服务项目无关，不能证明诉争商标于指定期间在核定服务项目上的有效使用。高通公司提交的2008年至2010年高通IC卡交易服务系统介绍图属于高通公司的自制证据，没有显示时间。高通公司提交的“高通IC卡交易服务系统及其计算机终端联络、数据信息传输等服务”参展照片、展牌及宣传单没有显示时间，且涉及的内容为高通汉卡，与诉争商标指定使用的“计算机软件设计、计算机软件维护”等服务项目均无关系，不能证明诉争商标于指定期间在核定服务项目上的有效使用。其次，高通公司提交的其于2011年3月8日与深圳市瑞融实业有限公司签订的“高通”牌电子元器件销售合同，因高通公司对该销售合同存在伪造行为，即高通公司在合同复印件上添加了“高通”文字及图形商标，试图以此证明诉争商标在该销售合同上进行了真实的使用，故该合同不能被采信。高通公司提交的其于2012年12月7日与上海新浩艺软件有限公司签订的销售合同、于2013年7月10日与上海晟汇贸易有限公司签订的液晶屏加工下单协议及发票，因该两份合同复印件的左上角显示的“高通”文字及图形商标与前述伪造的销售合同左上角显示的商标相同，且高通公司无正当理由未提供该两份合同的原件，考虑到高通公司存在对前述销售合同的伪造行为，也不宜认定该两份合同的真实性。同时，该两份合同涉及的商品分别为U盘及液晶屏，客观上亦不能证明诉争商标于指定期间在“计算机软件设计、计算机软件维护”等服务项目进行了有效的商业使用。再次，高通公司提交了其官方网站及其在《电子系统设计》、《精选实用设计100例》、《国际光电与显示》、《电子工程专辑》等期刊及“国际电子商情”、“今日电子”等网站上于2011年1月28日、2011年3月2日、2011年3月3日、2011年3月17日、2011年7月5日、2011年12月、2012年2月15日对其“高通”牌“多国文字软件”商品及相关技术的宣传报道及报刊、媒体的评价等证据，上述证据中涉及的“多国文字软件”属于第9类的软件商品，并不属于第42类所指的“计算机软件设计、计算机软件维护”等服务项目，亦不能证明高通公司为他人提供了“计算机软件设计、计算机软件维护”等服务。至于高通公司提交的前述证据材料中多次提及的“解决方案”并不属于第42类的服务，亦不能证明诉争商标于指定期间在“计算机软件设计、计算机软件维护”等服务项目上进行了有效的商业使用。此外，高通公司的新营业执照及办公室照片，上海市房屋租赁合同、证明及高通公司的企业基本信息，高通公司所获荣誉，销售合同，高通字库解决方案产品介绍，第127期《国际光电与显示》中的文章《高通升级多国字库芯片，帮助中国电子产品开拓全球市场》），搜狐咨询网页新闻相关打印件等证据材料，或者未显示诉争商标，或者不在指定期间，或者与诉争商标的使用无关，且相关证据均不能证明高通公司为他人提供“计算机软件设计、计算机软件维护”等服务，故均不能证明诉争商标于指定期间在核定服务项目上进行了有效的商业使用。最后，高通公司办公场所录像，高通公司现大堂照片、办公室展示柜照片，员工的证人证言，高通公司及其关联公司员工名片，高通公司参加上海市“专精特新”企业国际市场拓展推进会资料，高通公司参加2013年环球资源春季香港电子产品采购交易会资料，高通公司参加第二届中国（上海）国际技术进出口交易会参展资料及情况说明等证据材料，系高通公司无正当理由未在原审法院指定的举证期限内提交前述证据，亦未在原审法院庭审后指定的十五日期限内提交该证据，且该证据材料或者未显示诉争商标，或者不在指定期间，或者与诉争商标的使用无关，均不能证明高通公司为他人提供了“计算机软件设计、计算机软件维护”等服务，故均不能证明诉争商标于指定期间在核定服务项目上进行了有效的商业使用。因此，原审法院认定高通公司提交的在案证据材料均不能证明诉争商标于指定期间在“计算机软件设计、计算机软件维护”等服务项目进行了有效的商业使用并无不当。高通公司有关其提交的证据可以证明诉争商标于指定期间在“计算机软件设计、计算机软件维护”等服务项目进行了有效商业使用的上诉理由缺乏依据，本院不予支持。

综上，高通公司的上诉主张均缺乏事实及法律依据，其上诉请求本院不予支持。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，依法应予维持。至于高通公司在二审诉讼期间新提交的证据材料，鉴于原审法院已经判决商标评审委员会重新作出审查决定，故这些证据材料是否应被采信，能否证明高通公司在指定期间实际使用了诉争商标，应由商标评审委员会在重新作出审查决定时依法认定，本院对此不予审理。

依据《中华人民共和国行政诉讼法》第八十九条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

一审案件受理费人民币一百元，由中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会负担（于本判决书生效之日起七日内交纳）；二审案件受理费人民币一百元，由上海高通半导体有限公司负担（已交纳）。

本判决为终审判决。

审    判   长    刘晓军

代理审判员   樊    雪

代理审判员   蒋    强

二〇一八年四月十六日

书    记    员   苗    兰