信息通讯行业标准必要专利纠纷发展态势观察

本文结合笔者实务处理经验，旨在为全球范围内标准必要专利纠纷和政策变化提供概览，以国内外判例为分析基础，佐以许可双方商业实践，探讨标准必要专利纠纷中较为核心的许可费率确认争议以及专利侵权判定问题。

作者丨张鹏 高文杰 牟雨菲

引言

随着通信代际的更迭以及对应标准的持续演进，通信标准必要专利纠纷在全球范围内呈现逐渐增多的趋势。标准必要专利及相关技术的许可、交易和整体布局与企业的知识产权战略和经营模式息息相关，这也决定了与标准必要专利相关的诉讼大多不是偶发的、随机的，而呈现一定的规律性和必然性。笔者结合实务处理经验，旨在为全球范围内标准必要专利纠纷和政策变化提供概览，将以国内外判例为分析基础，佐以许可双方商业实践，探讨标准必要专利纠纷中较为核心的许可费率确认争议以及专利侵权判定问题。

一、信息通讯行业（ICT行业）标准必要专利动态概述

涉及标准必要专利的案件具有纠纷种类多、跨国平行诉讼多、复杂程度高、案件结果不确定性高等特点，标准必要专利参与者的立场、各国的审理制度和裁判标准也并不统一。近年来的标准必要专利纠纷问题呈现如下特点：

1、标准必要专利司法实践争议逐渐趋于复杂化。标准必要专利许可纠纷的多边化以及国际化导致案件体量逐渐扩张，涉及的司法实践争议也逐渐趋于复杂化，包括但不限于许可费率确认、侵权判定、滥用市场支配地位、FRAND行为相关抗辩以及常涉及的专利无效审理等法律问题。标准必要专利费率确认纠纷中不同法域的管辖权问题，[1]以及衍生出的禁令/禁诉令的救济问题，[2]也给企业选择合适的诉讼策略带来一定的挑战。

2、标准必要专利纠纷扩张到新兴行业和经济体。在标准必要专利全球管辖权争议得到妥善解决之前，多国、多地平行诉讼仍是现阶段标准必要专利纠纷中ICT相关企业的主流诉讼策略之一，地区化地处理全球标准必要专利案件带来的更多可能性以及管辖权争议中切实存在的利益依然推动着各大公司主动或被动地在全球提起平行诉讼。特别是，我们注意到，近年来，除了中国、欧美等常见的诉讼选择地外，印度、印尼、巴西等发展中国家也逐渐成为ICT行业的新选择。随着汽车的智能化的提高，汽车行业也成为ICT行业标准必要专利商业许可的重要市场。

3、司法政策变化可能给标准必要专利市场带来新变革。欧盟统一专利法院预计于2023年6月1日开始正式运行，其将为《统一专利法院协议》缔约成员国范围内专利纠纷的解决方式带来重大变化。此外更为广受关注的是，根据路透社报道，欧洲委员会即将推出与标准必要专利相关新法律草案，并寻求建立一个以欧盟知识产权局（EUIPO）为基础的新管理中心。该法律草案未来出台将极大改变欧洲标准必要专利认定规则、许可费计算方法以及纠纷解决机制，并引起了多方担忧和争议，2023年4月20日，美国司法部反垄断司、联邦贸易委员会、专利商标局、国家标准委员会的前负责人联合致信欧盟主席冯德莱恩等欧盟官员，对提前泄露的欧盟标准必要专利法规草案表示了担忧。

更早之前，2021年年底，韩国特许厅发布《标准必要专利指南2.0》，旨在帮助从业者在研究和工业领域轻松理解和利用标准必要专利，并提升专利竞争力；2022年3月，日本经济和产业省发布《标准必要专利许可的善意谈判指南》，该指南明确了专利权人和实施者的具体谈判义务，力图提高标准必要专利许可谈判的透明度。虽然，我国国家层面目前尚未出台标准必要专利相关法规和指南，但全球范围内变化中的司法政策也可能会给我国标准必要专利纠纷的司法政策和许可市场带来新变革。

二、标准必要专利纠纷争议焦点之一：许可费率确认

在标准必要专利争议纠纷中，权利人和实施人无法就许可费率达成一致是双方矛盾的根本来源。无论是标准必要专利侵权之诉或是许可费率确认之诉，标准必要专利许可费率确认问题都有可能成为主要争议焦点。目前较为常见的许可费率确定方法有自上而下法(Top-down Approach)与可比协议法(Comparable License Approach)，对于两者的选择与运用的博弈常贯穿于标准必要专利许可的各个阶段过程中。因标准必要专利纠纷具有广泛的跨国性，各国法院的相关判例路径都可能成为个案中的参考因素。本文将结合案例对自上而下法以及可比协议法的底层逻辑进行梳理与比较。

（一）自上而下法

该计算方法通过确定一特定标准所必需的所有专利的总使用费，然后根据合理的分配方法在专利的持有者之间分配使用费收益。该计算方法涉及两项数据的确定：标准的整体累积费率和专利持有人的专利占比，所涉两项变量也是该费率确认方法的争议主要来源。既往判决中法院多以争议双方所主张的第三方数据、新闻、公开信息等途径所获信息为依据推导出标准整体费率。[3]这一做法可能存在的问题包括，争议过程中主张的数据多带有各方主观性，以及法院在相关数据的采信上持有的自由裁量权。

在国内外多起采用自上而下法判定许可费率的判决中，法官常以国内外既往判决中确定过的累积费率为主要依据确认标准累积费率。ICT领域某一标准的累积费率一经确定，将成为后续司法案件认定的重要依据。这一做法为标准必要专利人以及实施人提供了较强的司法确信。但对于近年以及未来可能存在的新代际的标准必要专利许可纠纷而言，此类判决的指导意义有局限性，难以分析得出某一统一的计算路径或确认方法而推导适用于新的代际标准。

上述问题同样存在于专利占比的认定之中。在商业实践中，权利人可能倾向于主张以其有效的、尚未过期的标准必要专利数量计算占比，或选用第三方必要性分析报告为依据，以第三方报告中验证得出的“真实且必要”相关标准必要专利计算，而相对应地，实施人常对被许可专利必要性以及第三方报告必要性检验方法提出质疑，并选择对其有利的其他第三方必要性报告。这一博弈过程在实践中可能持续数年之久，不同的数据来源加剧了双方的分歧，使案件进一步复杂化。

自上而下法也涉及对涉案专利的必要性评估，该认定过程耗时、费用高、过程较复杂。尽管国内外法院的认定方式存在差异，但大致能够归纳得出以下规则：①必要性认定可能成为费率确认中的必经步骤；②由于地区专利实力的差异，可能根据地区市场格局、竞争态势和对新产品的更迭速度等因素单独确定个案中的地区许可费率。

（二）可比协议法

可比协议分析法是基于专利权人与其他相类似的企业达成的专利许可协议，来分析合理的专利许可条款的费率确认方法。我国的一起标准必要专利使用费纠纷案中，[4]广东高院采用了可比协议法确认权利人持有的涉案标准必要专利许可费率。在一些可比协议法确认费率的案例中，法院倾向于从竞争法的角度出发，认为可比协议的范围应采取更为广泛的视角，而公司商业上是否成功、品牌的受认可度、以及市场规模的大小等因素不应被采用于确认“类似地位公司”的考量中。在美国联邦巡回上诉法院的一份二审判决中，法院认为，“如果允许E公司狭窄地定义类似地位的公司，这会使得FRAND原则中的非歧视这一法律侧面被架空。” [5]因此，对于可比协议的选择，应选取与涉案实施人处在同一地域市场、同样产品市场、以及大致相似的市场层级的涉案标准必要专利被许可人。

但在2021年美国第五联邦巡回上诉法院对另一案的判决中，[6]最终陪审团所认定的可比协议中，不包含大型厂商的许可协议，而是选取了规模较小、地区销量与原告公司较为接近的手机厂商。由此可见，根据美国上述两例可比协议案例分析，一方面，美国法院出于竞争法以及鼓励市场主体竞争的宏观考量，并不倾向于因“商业模式成功、规模较大、市场占比较大、头部厂商”等较为主观的原因否认协议的可比性；而另一方面，法院对于可比协议的认定更有可能结合销量、地区销量、许可模式、是否存在前置诉讼等实际客观因素选取类似地位的公司，从而认定许可协议是否可比。

在英国法院司法实践中可察同样的判例趋势。在较早的一起判例中，[7]法院同样没有对“相似地位的被许可人”提出明确的判断标准，因为虽然法官认为无歧视原则意味着“相似地位的被许可人获得相似的许可费率”，并且法院认定相关主体的定位、市场地域、销量也大致相同，但因许可协议订立的客观特殊性而不可比。在今年备受瞩目的另一案中，[8]英国高等法院首次对可比性认定作出了较为系统的评述。英国法院认定可比协议是否可比的主要考量因素包括：①业务规模、②许可年份、③许可范围、④许可地域、⑤其他因素：包括被许可人退出市场或遭遇了严重的业务下滑、存在诉讼背景、被许可人仅在特定专业领域运营、被许可人与许可人之间的关系等。基于此，英国法院最终参考了按照成熟市场/新兴市场相关的地域划分的销售分布的调整因子，并在可比许可费率的基础上乘以该影响因子，得出本案IDC与联想的FRAND许可费率。

英美国家近期案件的指导意义可能在于法院认为任何FRAND费率都应该取决于标准本身的价值，而不是被授权产品（如手机、平板或电脑）的售价，后者受多种因素的影响，包括但不限于品牌以及市场意义上的成功。对于SEP许可费率，任何标准都应该被视为一项功能的许可。这一点与ETSI相关FRAND原则的政策相匹配。对于不同可比协议所涉及的不同被许可人，对其的区分应该在于每个许可协议所涉及的许可行为、双方实际的交涉过程等因素，而不是仅在于对每个被许可人的不同特征的穷尽性考察。

可见，在英美法系的判例实践中，对于可比协议可比性的认定趋于细致化，可比性的判断从早期案件中的法律性以及政策性问题逐渐演变为事实性问题，尤其是在英国高院2023年的一个判决后，[9]对于未来采用可比协议法确认许可费率纠纷，法院可能不再单纯基于穷尽的几个考量因素来判断可比性，而是可能对双方所主张的许可费率进行个案分析，结合每个许可费率中所涉及的许可行为，许可谈判过程，以及其他有限考量因素来确认可比协议，并在确认可比协议后，再基于涉案被许可方的特性予以调整。

（三）自上而下法与可比协议的交叉验证

自上而下与可比协议法可能存在相应的缺陷与争议。例如，自上而下法中存在的可自由裁量以及主观调控的数据、将所有标准必要专利的价值视为等同是否恰当等。然而，自上而下法存在被广泛认同的优势。自上而下法将事先确定的行业累计许可费率在相关标准对应的全部SEP持有人之间按照所持有SEP的比例进行分配，在合理确定整体费率的前提下，专利价值占比更好地平衡权利人和实施人之间的利益冲突，避免“许可费堆叠”（Royalty Stacking）和专利劫持行为的出现。[10]

相应的，可比协议法同样存在相应缺陷与优势，与自上而下计算方法相比，可比协议法更能体现出标准必要专利的市场价值，更符合市场主体的真实意思表示。可比协议法的缺陷也较为明显，例如，较难确定适当的可比参照对象、披露可比协议的商业秘密泄露风险、可比协议解构的复杂性，导致不同可比协议分析方式可能得出不同的可比性认定结果。[11]

法院或许可双方始终试图为此两种方法分别提供法律确信以及可以统一适用的推导逻辑，但这一方向是不尽如人意的。随着ICT产品日趋复杂，技术集成度增高，标准中知识产权权利构成庞大，将越发难以创设并固定一种统一的费率确认方法适用于不同的案件中。[12]在前述的英国案件中，[13]英国高等法院法官为自上而下法与可比协议法的交叉验证提供了实践基础。对于我国法院来说，也曾形成了我国法院自上而下法来确认费率的参考类案，未来采用自上而下法与可比协议法的交叉验证的方式确定费率，具有一定的适用性。

三、标准必要专利纠纷争议之二：标准必要专利侵权认定

在法院对于涉案专利的必要性进行确认后，有证据证明被诉侵权产品符合标准必要专利所对应的标准的，可推定被诉侵权产品落入标准必要专利权利保护范围。因此，此类案件的侵权认定常涉及：①专利的必要性认定，即专利与标准的对标；②侵权产品是否符合相关标准，即产品与标准对标。对于前者而言，前者的对标问题仅涉及权利人将专利权利要求与标准规范比较，通过其覆盖程度验证涉案专利的必要程度。在实践中，此类侵权案件往往伴随着涉案专利的无效审理，这导致涉案专利权利要求以及技术细节在双方之中更加公开透明，因此，第一步的对标在实践中可能不会构成极大的证明障碍。

然而，当涉及举证证明被诉侵权产品落入标准范围时，可能面临不确定性，尤其是对于ICT行业中的新兴代际标准，不排除可能存在3GPP相关技术规范组更新，但国内标准未全部引用或及时更新覆盖的情况。在(2017)沪民终92号侵害发明专利权纠纷一案中，[14]权利人主张H公司生产并出口到罗马尼亚的手机侵犯了涉案标准必要专利。根据常识，被诉侵权手机符合3GPP标准和涉案中国标准，则可以排除不支持CS-3或CS-4编码方式。上海高院认为，权利人公司对于被诉侵权手机型号为MT6225A的芯片应当支持CS-1、CS-2、CS-3或CS-4中任意一种编码方式的事实主张，虽未能提供证据证明被诉侵权手机出口罗马尼亚且罗马尼亚采用的通信标准支持CS-3或CS-4编码方式，基于出口国家手机均符合3GPP标准，法院推定涉案手机芯片支持涉案专利相关标准，因此认定侵权。在美国联邦巡回法院审理的一起案件中[15]，提供了以专家辅助人论述为主的产品侵权认定思路，在本案中，专家辅助人详细分析了公司产品文件以验证被诉产品符合LTE标准，而专家辅助人分析以及确认涉案专利必要性的基础上，陪审团只需将涉案专利与LTE标准直接比对即可直接对侵权做出认定，而接下来举证责任倒置，由被告证明其产品未实施该标准。

在近期一起专利侵权案件中[16]，权利人通过援引行业协会报告（Global Mobile Suppliers Association Report）以及公开渠道对于被诉产品支持相关功能的认证，以及实施人的用户手册中关于EVS功能的相关指引，例如如何接打电话等说明，主张H公司生产的被诉产品支持EVS功能，符合EVS标准，法院对此也予以确信。

因此，对于标准必要专利侵权的认定，在对涉案专利进行必要性比对的基础上，可通过任何表述涉案产品支持相关标准功能的信息来判断涉案标准是否侵权。

结语

本文中我们对标准必要专利纠纷的最新动态，以及此类纠纷中所涉及的争议焦点进行了评述和分析。值得一提的是，标准必要专利纠纷所涉利益冲突复杂，影响深远，受到司法政策的影响且司法政策具有变化可能性。企业可结合政策趋势以及司法实践，制定周密的诉讼策略和恰当的商业许可方案，有效管控风险以减少个案的不确定性对企业利益的影响。

[注] 

[1] 详见：(2020)最高法知民辖终517号。

[2] 详见：(2020)鄂01执保416号。

[3] 参见：2018-1363, 2018-1732。

[4] 详见：(2013)粤高法民三终字第305号。

[5] 详见：[3]

[6] 6:18-cv-00243-JRG

[7] 详见：[2020] UKSC 37.

[8]  [2023] EWHC 539 (Pat)

[9] 详见：[8]

[10] 详见：1:11-CV-9308, 2013 WL 5593609 (N.D. Ill Sep. 27, 2013).

[11] 详见：“FRAND royalty rates in SEP licensing: comparable licence agreements” https://www.iam-media.com/global-guide/innovation-invention-yearbook/2021/article/frand-royalty-rates-in-sep-licensing-comparable-licence-agreements

[12] 刘影. “标准必要专利许可费率的计算:理念,原则与方法”[J]. 清华法学, 2022(4):148.

[13] 详见：[8]

[14] 详见：(2017)沪民终92号

[15] 详见：Civil Action No. 15-634-JFB-SRF (D. Del. Jul. 8, 2021)

[16] 详见：No. 1:2019cv01945 - Document 127 (D. Del. 2023)

张鹏  律师

南京办公室  高级顾问

业务领域：知识产权权利保护, 反垄断和竞争法, 贸易合规和救济

特色行业类别：能源与自然资源, 通讯与技术

高文杰  律师

北京办公室  知识产权部

牟雨菲

北京办公室  知识产权部

* 王佳音对本文亦有贡献。

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