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贸促专商 | 商标在境外被抢注怎么办

任羽潇 知产力 2022-11-30



如果商标在境外被抢注,真正的商标所有人该怎么办呢?


作者 | 任羽潇  中国贸促会专利商标事务所编辑 | 布鲁斯




近年来,随着“一带一路”倡议的推行,中国企业“走出去”越来越常见。与此同时,随着知识产权保护意识的增强,越来越多的中国企业积极进行海外商标布局。遗憾的是,中国企业商标在境外被抢注的事件屡见不鲜。如果商标在境外被抢注,真正的商标所有人该怎么办呢?



一、商标在海外被抢注的

基本应对方式


遇到商标抢注问题后,企业的应对方式大致可以分为三种:放任不管、协商和解和坚决打击。哪一种才是合理的应对方式呢?首先,最不提倡的就是“放任不管”。采取这种方式的企业,大多是刚刚在目标国开展业务,产品销量不大,市场前景不甚明朗,所以认为商标问题暂时不用考虑。或者正相反,企业在目标国的业务非常好,虽然商标被抢注,但是并没有影响到市场和销量,因此暂时不考虑商标问题。还有一种情况,是企业在当地的经销商申请了商标,基于对合作伙伴的信任,认为商标注册在他人名下也无关紧要。这种“暂时”的懈怠,一时的疏忽,往往会留下很大的隐患。等商标问题真正影响到市场和销售的时候,往往就不是小问题,解决难度很大,成本很高,甚至有可能陷入无解的困境。


第二种,协商和解,有些是企业主动选择,有些则是被动妥协。有些当地经销商是出于善意注册商标,一旦权利人提出质疑,便会果断将商标“归还”给权利人,或者经律师调解沟通,最终以比较低的对价转让给权利人。这是皆大欢喜的一种结局,但实践中大多数情况并不都是这么顺利。更多的情况是,抢注人向真正的商标权利人索要高价转让费。由于错过了时机,没有合适的法律途径维权,或者担心维权长时间悬而不决,为了避免影响市场和销量,快速解决纠纷,企业只好妥协,高价“收回”原本属于自己的商标。


第三种,合理利用目标国法律制度,积极打击商标抢注行为。在商标申请过程中,大多数国家设有第三人异议程序。如果权利人发现抢注情况,应当及时与专业的商标律师沟通并委托目标国的代理机构提出异议。一般而言,异议期限偏短,所以要求企业一定要反馈迅速。而针对已经注册的商标,一般设有无效制度和不使用撤销制度。有些国家的商标无效和撤销案件由知识产权主管机构审理,有些国家则由法院审理。申请人应当按照目标国的规定提交相应的文件。除此之外,还可以向抢注方发律师函、警告信等法律文件,可以在当地报纸刊登公告,声明企业对商标的权利,以便给抢注方施加压力,为日后维权创造条件。



二、典型案例分析


贸促会专利商标事务所代理芙蓉王商标在印度尼西亚申请注册时,发现该商标被他人抢先申请,图样完全相同,已经获准注册。这件文字和图形组合商标由湖南中烟工业有限责任公司自创,显著性很强。如有雷同,不可能是巧合。代理人配合权利人克服种种困难,收集了大量证据材料。文件备齐之后,及时向雅加达商事法院提起诉讼,请求认定抢注商标无效。在等待开庭的过程中,抢注方主动联系代理人,希望将商标转让给权利人。企业一方面担心诉讼有失败的风险,另一方面希望尽快解决纠纷,因此同意接受转让,并同意支付一定的费用。孰料对方狮子大开口,索要巨额转让费。在权衡各方面利弊之后,委托人没有继续与对方协商,果断拒绝了转让方案,并积极推进诉讼。最终,法院支持了委托人的诉讼请求,认定芙蓉王商标为湖南中烟所有,在香烟等商品上构成驰名商标,并宣布抢注商标无效。在这个案件中,委托人通过正常的法律途径,在相对短的时间内,以低廉的价格取得了成功,是中国企业海外成功维权的典范。



类似地,代理芙蓉王商标在菲律宾注册申请时,专商所代理人发现有人已经抢先注册了芙蓉商标。抢注商标的文字略有修改,整体是香烟包装盒的平面图。这一次,代理人没有任何犹豫,代表企业第一时间向菲律宾知识产权局对抢注商标提起撤销申请,并提交了大量的证据材料。最终,我们再次取得胜利——抢注商标被撤销,企业注册商标的障碍被清除。



专商所所在代理一家能源公司在非洲知识产权组织申请注册商标时,发现商标已经被抢注,而且抢注人恶意非常明显。虽然我们积极打击抢注商标,但由于当地法律制度的缺陷,导致我们第一回合遗憾失败。这个裁定显然有失公平,因此我们代表企业提起诉讼。经过多年的努力,最终抢注商标被撤销,关联的一系列案件获得成功,相关判决还改变了当地的司法实践。这个案件与企业锲而不舍的努力分不开,为其他企业在境外打击抢注商标树立了榜样。



三、建议


总而言之,打击抢注商标有两个关键因素。一是要及时,很多国家规定商标注册5年之后,他人就不能随意申请撤销或者无效。所以,一旦发现商标被抢注,切忌“暂缓”、“稍后”处理,以免失去法律救济的途径。二是要坚决,即便某个环节失利,也要继续争取,特别是在法制相对欠缺的国家和地区,要利用多种途径维护自身的权益。


商标不会无缘无故被抢注,抢注人必定是通过这样那样的渠道了解到被抢注商标,希望从中获利。有可能是为了在与商标权利人在贸易合作中获得谈判筹码,或者垄断当地市场,从事类似或竞争行业,也有可能是为了获取高额转让费用等等,总之会有迹可循。中国企业在面对境外商标抢注时,要擅于借助专业代理机构的力量,及时、全方位地了解信息,合理利用法律武器,积极捍卫自身的权益。



(本文仅代表作者观点,不代表知产力立场)图片来源 | 网络



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