专题 | 青岛律协知产委：对专利法修正案草案二审稿的修改意见

草案二次审议稿

修改建议稿

第六条 执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。

第六条 执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。

【修改理由】

职务发明的专利申请权及专利权归单位所有，单位对该申请权及专利权的处置权利是所有权的当然权项，此处可依法处置的表述重复累赘。而且，“促进相关发明创造的实施和运用”方式多样，也不能仅以处置专利申请权及专利权所涵盖。

第十五条 被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。

 国家鼓励被授予专利权的单位实行产权激励，采取股权、期权、分红等方式，使发明人或者设计人合理分享创新收益。

第十五条 被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。

 国家鼓励被授予专利权的单位实行专利权运用收益激励措施，采取股权、期权、分红等方式，使发明人或者设计人合理分享创新收益。

【修改理由】

1、此处“产权激励”的概念及具体内涵不明晰，与后面“采取股权、期权、分红等方式”不具有对应关系，不宜作为法条用语。

2、该第二款实际上是对第一款中“发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬”规定的进一步延伸，故在表述上应具有承接性。使用“国家鼓励被授予专利权的单位实行专利权运用收益激励措施”更为适当。

第十九条 申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。

滥用专利权，排除或者限制竞争，构成垄断行为的，依照《中华人民共和国反垄断法》处理。

第十九条申请专利和行使专利权应当遵循诚实信用原则。不得滥用专利权损害公共利益或者他人合法权益。

滥用专利权，给他人合法权益造成损害的，应承担相应法律责任；排除或者限制竞争，构成垄断行为的，依照《中华人民共和国反垄断法》处理。

【修改理由】

1、广义上“滥用专利权”的行为，既可以表现为在申请阶段的权利滥用，例如，利用不进行实质审查的制度将现有技术或现有设计申请为专利、制造垃圾专利的行为；也可以表现为对专利权的滥用，例如，明知自己专利实质无效或对方不侵权而发起专利侵权诉讼，从而打击竞争者或谋取不当利益，后一种行为对公平竞争的破坏更为直接。

因此，对于专利权滥用的规制，不应仅停留在单纯禁止的层面上，有必要进一步明确其行为的法律后果，增加 “滥用专利权，给他人合法权益造成损害的，应承担相应法律责任”的规定是必要的，也可以给滥用权利者及社会公众以清晰的后果预判。以往实践中，已存在“因恶意提起专利侵权诉讼损害赔偿纠纷”案件审判，此处修法中明确滥用专利权给他人造成损害的，应承担侵权责任，也是对既往实践的进一步升华。

2、“滥用专利权”而造成排除或者限制竞争的情况，在现实中存在但不是普遍性的，相比而言，上述因滥用专利权而造成的侵权行为则是更为普遍的情况，故建议法条中体现出两者并重的规定。

第七十五条 有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：

…….

（五）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。

专利权人或者利害关系人认为申请上市药品的相关技术方案落入中国上市药品专利信息登记平台登载的相关专利权保护范围的，可以自国务院药品监督管理部门公示药品上市许可申请之日起三十日内向人民法院提起诉讼或者向国务院专利行政部门申请行政裁决。专利权人或者利害关系人逾期未提起诉讼或者请求行政裁决的，药品上市许可申请人可以请求人民法院或者国务院专利行政部门确认申请上市药品的相关技术方案不落入中国上市药品专利登记平台登载的相关专利权保护范围。

人民法院或者国务院专利行政部门自专利权人或者利害关系人请求受理之日起九个月内作出生效裁判或者行政裁决的，对技术审评通过的化学药品上市许可申请，国务院药品监督管理部门可以根据人民法院裁判或者国务院专利行政部门行政裁决，作出是否批准药品上市的决定。当事人对国务院专利行政部门行政裁决不服的，可以自收到行政裁决之日起十五日内向人民法院起诉。

国务院药品监督管理部门会同国务院专利行政部门制定药品上市许可审批与药品上市许可申请阶段专利纠纷解决的具体衔接办法，报国务院同意后实施。

第七十五条 有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：

…….

（五）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。

第七十六条  药品上市申请人就申请上市药品作出不侵犯他人专利权或认为他人相关专利权无效的声明，专利权人或者利害关系人认为申请上市药品的相关技术方案落入中国上市药品专利信息登记平台登载的相关专利权保护范围的，可以自国务院药品监督管理部门公示药品上市许可申请之日起三十日内向人民法院提起诉讼或者向国务院专利行政部门申请行政裁决。专利权人或者利害关系人逾期未提起诉讼或者请求行政裁决的，药品上市许可申请人可以请求人民法院或者国务院专利行政部门确认申请上市药品的相关技术方案不落入中国上市药品专利登记平台登载的相关专利权保护范围。

人民法院或者国务院专利行政部门自专利权人或者利害关系人请求受理之日起九个月内作出生效裁判或者行政裁决的，对技术审评通过的化学药品上市许可申请，国务院药品监督管理部门可以根据人民法院裁判或者国务院专利行政部门行政裁决，作出是否批准药品上市的决定。当事人对国务院专利行政部门行政裁决不服的，可以自收到行政裁决之日起十五日内向人民法院起诉。

国务院药品监督管理部门会同国务院专利行政部门制定药品上市许可审批与药品上市许可申请阶段专利纠纷解决的具体衔接办法，报国务院同意后实施。

【修改理由】

 1、新增加的药品专利链接制度中的“专利纠纷早期解决的机制”，不能列入“不视为侵犯专利权”行为的第（五）项“bolar例外”条款中。

理由是，这种机制中“申请药品上市”行为本身，并非传统意义上的专利实施行为，虽然也被称为“拟制侵权行为”，但并不属于“制造、使用、进口专利药品”的行为。“bolar例外”涵盖的行为专指为提供行政审批所需要信息目的而实施专利的行为，其中并没有包括仿制药申请上市许可这一非实施专利的行为。将该机制放在“bolar例外”条款中在逻辑上明显不妥。

２、建议将该“专利纠纷早期解决机制”独立成条，列为第七十六条。

以立法的形式明确规定药品专利链接制度中的“专利纠纷早期解决的机制”，就是把仿制药申请上市许可这一非实施专利的行为，规定为可以引发权利人提起专利侵权诉讼的行为，进而形成原研药品的专利权人与仿制药申请上市许可申请人之间的“专利纠纷早期解决的有效机制”，故该条款具有独立的特性和价值，在形式和内容上都应该独立成条。

3、“专利纠纷早期解决机制”中的起诉，应以药品上市申请人声明不侵犯专利权为条件之一。

不是说只要有药品申请上市，就必然引发“拟制侵权行为”诉讼。这种起诉要基于一个基本条件，就是申请人声明不侵犯已经披露的他人专利权，或者声明他人所披露的专利权是无效的。

假如，申请人认可其仿制药品落入他人专利保护范围，并承诺在专利期满前不上市，则在药品专利链接制度设计中，完全可以通过设置行政审批机关在专利期满前不颁发上市许可证或许可证不生效的方式，来保护专利权人的利益，则专利权人就“拟制侵权”提起诉讼的必要性将显著降低，也节约了司法资源。假如申请人提交对他人的专利不构成侵权的声明（包括认为专利权无效的声明），则专利权人提起“拟制侵权”诉讼则有非常现实意义。考虑申请人还可以提起确认不侵权诉讼，则规定申请人声明不侵犯专利权作为提起诉讼的事实条件就显得更为现实和必要。

综上，关于就“拟制侵权行为”提起诉讼的起诉条件，药品上市申请人提交了对他人专利不构成侵权的声明应该作为该法条中的必要内容予以明确。